Il Tribunale Unificato dei Brevetti, è ora

È entrato in vigore il Protocollo di Applicazione Provvisoria dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). Si rimette così in marcia l'iter del progetto europeo che mira a garantire una tutela unica agli operatori comunitari mediante il "Brevetto Unitario" e il TUB. È dunque tempo, per questi operatori, di attivarsi per studiare la propria strategia, soprattutto con riferimento all'innovativo meccanismo dell'opt-out.

Il 19 gennaio 2022 l'Austria ha depositato lo strumento di ratifica dell'Accordo TUB come tredicesimo Paese UE, determinando l'entrata in vigore del Protocollo di Applicazione Provvisoria di tale Accordo.

La fase di applicazione provvisoria durerà circa 8 mesi, al termine dei quali spetta alla Germania depositare lo strumento di ratifica per consentire l'entrata in vigore dell'Accordo.

Si stima quindi che il nuovo sistema brevettuale unitario potrà essere operativo alla fine del 2022 o, più probabilmente, nei primi mesi del 2023.

Nel frattempo, sono in corso i preparativi presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) per il rilascio del Brevetto Unitario, la cui l'operatività è subordinata all'entrata in vigore dell'Accordo TUB.

Il Brevetto Unitario garantisce una tutela unica presso i 25 Stati aderenti all'Accordo (per ora sono 17) e in tal senso si differenzia dal brevetto europeo che si qualifica come un fascio di titoli brevettuali aventi efficacia nazionale nei singoli Stati, nei quali il brevetto europeo deve essere nazionalizzato.

La procedura di concessione del Brevetto Unitario ricalca invece quella del brevetto europeo.

Il Brevetto Unitario si affiancherà ai brevetti nazionali e al brevetto europeo. Sarà quindi il titolare a scegliere se optare per la cosiddetta "protezione plurima", potendo richiedere le protezioni offerte dal Brevetto Unitario in aggiunta a quelle del brevetto europeo (per avere tutela ad es. anche in uno Stato membro, come la Spagna, che non ha aderito al progetto del Brevetto Unitario) oppure congiuntamente a uno o più brevetti nazionali. Di contro, a seconda dell'industry e della strategia IP sottostante, potrà essere richiesta una protezione brevettuale "à la carte" limitata a quegli Stati in cui per l'inventore è importante ottenere un monopolio, ad es. una brevettazione limitata a Germania, Francia e UK (che non fa più parte del TUB) per il settore automotive.

Ulteriore elemento di novità del sistema è costituito dalla tutela giudiziaria.
Con il TUB si istituisce infatti una giurisdizione centralizzata per il Brevetto Unitario e per quello europeo, in grado di fornire un'unica tutela e, conseguentemente, di contingentare le spese dei richiedenti, ridurre le azioni giudiziarie e vanificare il rischio di decisioni nazionali contrastanti che vertono sulla medesima questione brevettuale.
L'Italia ha indicato Milano quale divisione locale del TUB, sebbene l'auspicio e la richiesta di UIBM e delle associazioni IP italiane sia che la città possa divenire anche la terza sede distaccata della divisione centrale del TUB, in aggiunta alle attuali sedi di Parigi e Monaco di Baviera e in sostituzione di Londra.

Assai rilevante è il meccanismo dello " opt-out ".
Durante il periodo transitorio di sette anni (forse prorogabile di altri sette) a decorre dall'entrata in vigore dell'Accordo - è consentito infatti a industrie e titolari di esercitare il diritto di "opt-out" al fine di mantenere lo status quo e non essere assoggettati alla competenza del TUB (l'esercizio non è consentito però nel caso in cui sia stata già esperita un'azione giudiziaria dinnanzi al TUB), ma ai tribunali nazionali della UE.
Le industrie ed i titolari dovranno pertanto valutare la convenienza di esercitare tale diritto in considerazione della "forza" dei propri brevetti e degli eventuali accordi di licenza concessi sui brevetti europei. Il rovescio della medaglia è infatti che un brevetto possa essere dichiarato nullo non solo in un unico Stato (come è per il brevetto europeo o per i brevetti nazionali) ma in tutti i paesi europei aderenti all'Accordo, in ragione appunto di una dichiarazione di nullità con effetto unitario.

Il prospettato scenario impone dunque una nuova strategia internazionale che vedrà avvocati e consulenti IP rivestire un ruolo indispensabile sia con riguardo all'attività di consulenza (es. esercizio del diritto "opt-out") che all'attività giudiziale dinnanzi al TUB (consentita solo in inglese, francese e tedesco presso la divisione centrale), dovendo prestare assistenza alle aziende italiane – soprattutto PMI – in una prospettiva sempre più transnazionale ed in contenziosi nei quali i principali competitor europei ed internazionali non staranno in attesa. A titolo di esempio si rammenta che che le prime due aziende europee per depositi all'EPO, al 5° e 6° posto sono Ericsson e Siemens dopo Samsung 1°, Huawei 2°, LG 3° e Qualcomm 4° (dati 2020).

*a cura dell' Avv. Mattia Dalla Costa, Head of IP Studio CBA e Presidente LES Italia

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