Marchi, no al contraddittorio se la notifica è impossibile

Misure cautelari di tutela di un brevetto concedibili anche senza contraddittorio se non si riesce a notificare il ricorso d’urgenza alla società accusata di contraffazione. Lo ha deciso la sezione specializzate in materia d’impresa del Tribunale di Milano con un decreto del 22 marzo scorso di fronte alla situazione di stallo determinata dai ritardi causati dai vani e ripetuti tentativi di convocazione della controparte.

La concessione di misure cautelari inaudita altera parte decisa dai giudici milanesi è interessante perché i tribunali – in particolare quello di Milano – tendono a limitare la concessione di provvedimenti in assenza di contraddittorio solo ai casi di estrema urgenza, oppure quando il fatto che i convenuti vengano avvisati del procedimento in corso può determinare il concreto pericolo di un facile occultamento dei prodotti contraffatti o dei documenti di prova, con la conseguenza di vanificare l’efficacia dell'iniziativa cautelare (si veda la scheda a fianco).

La notifica impossibile

Il caso riguarda l’accoglimento del ricorso d’urgenza presentato da Zuru Italy Srl, società attiva nel settore della produzione di giocattoli, nei confronti di un concorrente con sede in Cina che, secondo la ricorrente, produceva e commercializzava – attraverso piattaforme online - giocattoli interferenti con un brevetto e un modello registrato (insistenti su un giocattolo denominato “Bunch O Balloons”) dei quali la ricorrente era licenziataria.

Dopo il deposito del ricorso cautelare, il Tribunale aveva ritenuto di non poter disporre alcun provvedimento inaudita altera parte, disponendo così la convocazione delle parti. Nonostante i ripetuti tentativi di notifica alla società cinese sia del ricorso che del provvedimento del Tribunale, la notifica non si era però mai perfezionata.

A distanza di più di otto mesi dall’inizio del procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Milano, Zuru Italy ha quindi insistito affinché le misure cautelari richieste venissero disposte senza previa instaurazione del contraddittorio.

Valutata la ragionevole fondatezza delle ragioni di Zuru Italy in punto di contraffazione del brevetto (lasciando la valutazione delle altre contestazioni alla fase successiva all’instaurazione del contraddittorio), il Tribunale si è interrogato circa la necessità di provvedere inaudita altera parte rispetto alle misure cautelari richieste.

Sul punto, il Tribunale ha considerato che l’inspiegabile ritardo (non imputabile alla ricorrente) nel completamento della notifica alla società cinese ha determinato un’eccessiva lunghezza del procedimento cautelare (instaurato più di otto mesi prima) senza che si potesse giungere ad alcuna statuizione sul merito.

Una situazione che avrebbe pregiudicato l’attuazione del provvedimento cautelare.

Decisioni senza contraddittorio

Di fronte al protrarsi di questa situazione di stallo, il Tribunale di Milano ha, dunque, considerato necessario assicurare la tutela cautelare senza la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti.

I giudici milanesi hanno quindi adottato il decreto motivato previsto dall’articolo 669-sexies Codice di procedura civile, disponendo, inaudita altera parte :

l’inibitoria (assistita da penali) della produzione, commercializzazione, offerta in vendita, distribuzione, importazione e/o esportazione e pubblicizzazione dei prodotti “Happy Fun Balloons” e/o di ogni altro prodotto con qualsivoglia denominazione commerciale che violava i diritti di esclusiva della ricorrente;

l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti che fossero stati già distribuiti e/o commercializzati;

l’ordine di oscuramento delle pagine web usate dalla resistente e di ogni altra specifica pagina web in cui i prodotti venissero pubblicizzati o commercializzati.

Quanto alle ulteriori misure cautelari richieste da Zuru Italy, il Tribunale ha ritenuto che le stesse dovessero essere vagliate all’esito dell’instaurazione piena del contraddittorio – in particolare, con riferimento alla richiesta di efficacia cross border dell’inibitoria.

I CASI DI COMPRESSIONE DEL CONTRADDITTORIO

1
Estrema Urgenza
Eventi sportivi
L’illecita trasmissione di eventi sportivi (nel caso in esame, il campionato di calcio di Serie A) in modalità live-streaming da parte di alcune piattaforme online è stata ritenuta particolarmente pregiudizievole per il titolare dei diritti su tali eventi, e vista la programmazione ravvicinata delle prossime partite del campionato, il Tribunale ha ritenuto sussistente la particolare urgenza per l'adozione di misure cautelari inaudita altera parte.
Tribunale di Milano, ordinanza del 19 novembre 2020

Prossimità al Natale
Con riferimento al commercio di beni di consumo (nella fattispecie, abbigliamento), acquistabili anche online, la prossimità al periodo natalizio costituisce una speciale ragione di urgenza che giustifica l’emissione del provvedimento inaudita altera parte.
Tribunale di Milano, ordinanza del 27 novembre 2015

Breve periodo di fioritura
La tutela di una varietà vegetale (ossia della privativa che tutela le differenze morfologiche e fisiologiche di una pianta rispetto alle piante appartenenti ad altre varietà nell'ambito di una singola specie) caratterizzata da un breve lasso della fioritura giustifica la concessione inaudita altera parte del provvedimento cautelare di descrizione . Le caratteristiche biotecnologiche per le quali si chiedeva tutela risiedevano nella peculiare fioritura dei roseti in questione. Tribunale di Venezia, ordinanza del 6 ottobre 2006

2
Facile occultabilità
Sottrazione di documenti
Nella fase cautelare il giudice può provvedere inaudita altera parte al fine di garantire la massima efficacia della tutela, elidendo possibili rischi di facile occultamento ovvero di sottrazione della documentazione oggetto di tutela e, conseguentemente, nel rischio di facile dispersione della prova anche mediante alterazione. Tribunale di Milano, ordinanza del 6 maggio 2015

Sequestro dei beni
La necessità di evitare occultamenti o dispersioni di capi di abbigliamento contraffatti – attualmente commercializzati, tra l'altro in violazione di una precedente dichiarazione di impegno – recanti i segni distintivi di titolarità di un concorrente giustifica l’assunzione di provvedimenti di inibitoria e di sequestro inaudita altera parte. Tribunale di Milano, ordinanza del 16 dicembre 2014

Eliminazione dei prodotti
Il pericolo che le parti resistenti possano occultare o eliminare sia i prodotti oggetto di contraffazione e relativo materiale pubblicitario sia la documentazione contabile attestante l’ampiezza dell’illecito, rendendo in tal modo impossibile (o assai più complesso) accertare l’avvenuta violazione e la sua entità costituisce un presupposto per la richiesta di emissione del provvedimento inaudita altra parte. Tribunale di Torino, ordinanza del 6 marzo 2014