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Tutela del marchio di persona famosa tra registrazione, notorietà e mero uso

di Antonino La Lumia, Elena Tieghi*

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Tratto da Plusplus24 e Smart24

Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma, interessato dal caso del marchio riconducibile a un famoso calciatore, fa un quadro completo della vigente normativa del settore

Requisiti positivi e negativi necessari per ottenere la registrazione di un marchio, segni distintivi diversi e distinzione tra notorietà e mero uso: il Tribunale di Roma, interessato dal caso del marchio riconducibile a un famoso calciatore, fa un quadro completo della vigente normativa del settore, approfondendo - nella recente sentenza n. 14113 del 6 settembre 2021 - i più controversi aspetti della disciplina.

In particolare, la pronuncia ha trattato il caso del segno specifico, pseudonimo utilizzato da un noto calciatore, anche come marchio di fatto già dall'aprile 2008 e registrato come marchio di impresa con rivendicazione del preuso nel 2018.

La causa è sorta dalla contestazione sulla legittima titolarità del marchio utilizzato e registrato nel 2013/2014 anche da un terzo, che ne aveva ottenuto la registrazione, per poi cederlo ad altra società, per le categorie di abbigliamento, scarpe e pelletteria oltre che per profumeria e apparecchi ottici e sonori.

La fattispecie concreta è di particolare interesse, dal punto di vista giuridico, perché consente una precisa ricostruzione: il calciatore sosteneva, infatti, di aver utilizzato il numero in questione fin dai propri esordi e di essere conosciuto pubblicamente con tale pseudonimo (costituito dalle iniziali del nome seguite dal numero abituale della maglia da gioco); inoltre, spiegava di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico connessi alla sua persona a una celebre società di prodotti per lo sport, che - nel 2013/2014 - aveva creato appositamente un modello di scarpa per lui personalizzato; anche per questi motivi, sottolineava che il marchio depositato dal terzo non possedesse il requisito della novità previsto dalla legge.

Le controparti affermavano, invece, che il segno in contestazione fosse stato utilizzato già per contraddistinguere un rimorchiatore della marina militare russa ed escludevano la propria intenzione di volersi appropriare di un marchio riferito ad altri.

A fronte del suddetto, opposto, quadro difensivo, il Tribunale ha esaminato, in maniera esaustiva, i requisiti necessari per ottenere la registrazione di un marchio.

Il primo cenno è per i requisiti in positivo: l'attenzione è posta sulla funzione distintiva del marchio come elemento centrale dell'intera disciplina, richiamando l'art. 7 c.p.i., il quale dispone che sono idonei a costituire oggetto di registrazione del marchio di impresa tutti i segni (parole, disegni, lettere, cifre, suoni o loro combinazioni) a condizione che siano finalizzati a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa.

Il focus è, poi, anche sui requisiti in negativo, previsti dall'art. 8 c.p.i., il quale prevede che non possano costituire oggetto di marchio i ritratti di persona, i nomi di persona diversi dal richiedente, qualora ne venga lesa la fama o il decoro, nonché "i nomi ed i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico, sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici" quando siano notori; in quest'ultima ipotesi, la registrazione può avvenire su richiesta dell'avente diritto o con il suo consenso.

Sulla base di queste premesse, la sentenza - per completare l'esame - ha richiamato tre ulteriori norme:
• l 'art. 12 c.p.i. , a mente del quale non possono essere registrati segni identici o simili a un segno già noto come marchio o segno distintivo oppure come ditta o, ancora, come nome o dominio, quando da ciò derivi un rischio di confusione per il pubblico;
• l' art. 19 c.p.i. , per il quale non è consentito ottenere la registrazione dal richiedente in mala fede;
• l' art. 25 c.p.i. , che dispone la nullità del marchio, in caso di violazione delle prescrizioni.

Importante, in generale e ai fini del caso concreto, la precisazione del giudice circa il marchio non registrato: "deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali, considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale".

In questa prospettiva, infatti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato (art. 2, comma 4, c.p.i.) consentono al titolare di esercitare un diritto esclusivo di utilizzazione, nonché di invalidare - al ricorrere di condizioni date - il marchio registrato successivamente da terzi, nel caso sia uguale o simile, in relazione al grado di notorietà: pertanto, il c.d. preuso (marchio di fatto) richiede la sussistenza anche di tale connotato della notorietà.

Qui il punto centrale della pronuncia, che - sulla scorta delle posizioni consolidate di dottrina e giurisprudenza - ha posto la distinzione tra notorietà e mero uso:
"Nell'ipotesi in cui il marchio non registrato sia stato usato, ma senza conseguire alcuna notorietà, lo stesso non potrà privare di novità il marchio identico o simile che venga successivamente registrato per prodotti o servizi identici o affini. Se, invece, il marchio non registrato, oltre ad essere preusato, abbia anche acquisito il carattere della notorietà, sarà necessario distinguere una notorietà meramente "locale" e una "diffusa": nel primo caso, dal preuso notorio geograficamente limitato non deriverà alcun rimedio di validità in relazione al segno, identico o simile, registrato successivamente ma sarà soltanto consentita la continuazione dell'uso del marchio di fatto; nel secondo caso, invece, la notorietà accompagnata dal preuso permetterà di invalidare il marchio confondibile che il terzo abbia successivamente registrato".

A tal riguardo, è ovviamente la notorietà "diffusa" a prevalere sulla notorietà "locale": soltanto la prima, infatti, è idonea, se accompagnata dal preuso, a invalidare il marchio confondibile che il terzo abbia registrato successivamente, atteso che - in questo caso - viene meno il carattere della novità, che è condizione per ottenere una valida registrazione dello stesso (Cass. 22350/2015). In questo senso, per "misurare" la notorietà non si valuta solo la diffusione geografica, ma anche il pubblico a cui il segno si indirizza.

Prendendo le mosse dal delineato quadro normativo, il Tribunale ha ritenuto che - nel caso di specie - il segno del calciatore fosse stato oggetto di preuso sia in ambito mediatico di "social network", sia in ambito imprenditoriale, diffuso a livello sicuramente nazionale già prima della registrazione del marchio del terzo ed evidentemente riconoscibile da un pubblico qualificato (ossia quello calcistico di riferimento).

Tale segno, infatti, era stato oggetto di numerosi articoli di giornali - locali e nazionali -nonché di diverse notizie correlate, per le quali si presume che il pubblico di riferimento fosse interessato, con possibilità di confusione con il marchio registrato dal terzo.

In base a tali indici di valutazione, la sentenza ha ritenuto - con argomentazioni pienamente condivisibili - che le prescrizioni degli articoli 8 e 12 c.p.i fossero state violate e, per tale ragione, ha accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 25 c.p.i., la nullità del marchio registrato dal terzo, unitamente all'illegittimità dell'uso del dominio internet recante il medesimo segno.

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*A cura di Antonino La Lumia, Presidente nazionale Movimento Forense e dell'avv. Elena Tieghi

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