La riforma del codice della proprietà industriale: il legislatore introduce la possibilità di "doppia brevettazione"

Pochi giorni fa, il 23 agosto, sono entrate in vigore alcune importanti modifiche al codice della proprietà industriale (c.p.i.) (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano quelle in materia brevettuale, che potrebbero avere un notevole impatto per le impese farmaceutiche e biotecnologiche.

In particolare, la riforma (l. 24 luglio 2023, n. 102) ha introdotto la possibilità che, sulla medesima invenzione, possano coesistere un brevetto nazionale italiano, concesso dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), e un brevetto europeo avente effetto in Italia, concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO). Si tratta di una modifica di grande rilievo, la cui portata innovativa spesso non è stata colta nei primi commenti alla riforma.

La previgente formulazione dell'art. 59 c.p.i. stabiliva la preminenza ex lege del brevetto europeo nei casi in cui, sulla medesima invenzione, fossero stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa un brevetto italiano e un brevetto europeo esteso all'Italia, ovvero un brevetto europeo ad effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità. La norma prevedeva che, a fronte della concessione del brevetto europeo, il brevetto italiano avrebbe cessato di produrre i suoi effetti.

A seguito della riforma, il testo dell'articolo 59 c.p.i. prevede ora che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo rivendicante la medesima invenzione. Il legislatore nazionale ha così reso possibile fenomeni di c.d. "doppia brevettazione", vale a dire la sussistenza di due titoli brevettuali distinti – uno nazionale e uno di matrice europea – concernenti la medesima invenzione.

La norma acquista rilevanza soprattutto nel contesto dei procedimenti dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti (generalmente abbreviato in UPC, dalla dizione inglese Unified Patent Court), di recente inaugurazione. È infatti noto che, dopo un iniziale periodo transitorio, l'UPC avrà giurisdizione esclusiva negli stati contraenti per tutte le controversie aventi ad oggetto brevetti europei. Grazie al nuovo testo dell'art. 59 c.p.i., nel territorio italiano gli inventori disporranno però di un'arma in più, potendo scegliere, in relazione alla medesima invenzione, se far valere il brevetto europeo davanti all'UPC, ovvero il brevetto italiano davanti ai giudici nazionali.

La possibilità di "doppia brevettazione" è dunque di particolare interesse per le imprese operanti in settori in cui la protezione brevettuale riveste un'importanza cruciale, come in campo farmaceutico. L'esclusiva brevettuale, infatti, consente all'inventore di recuperare, almeno in parte, gli enormi investimenti in ricerca e sviluppo necessari per immettere nuovi farmaci sul mercato. Fino ad oggi, le imprese farmaceutiche erano solite azionare (o difendere) le porzioni nazionali dei propri brevetti europei nelle rispettive giurisdizioni, con il notevole vantaggio che un'eventuale decisione sfavorevole in uno stato EPO non spiegava effetti vincolanti in un altro stato. Poteva quindi accadere che un brevetto fosse dichiarato, per esempio, nullo in Francia, ma valido e contraffatto in Spagna.

Le regole dell'UPC consentiranno invece ai terzi di presentare un "attacco centrale" ai brevetti europei, costringendo i titolari a giocarsi tutte le carte in un'unica sede, con il rischio di perdere la protezione in tutti gli stati contraenti dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti (UPCA). Grazie alle disposizioni italiane in materia di "doppia brevettazione", le imprese, comprese quelle farmaceutiche, potranno però valutare di adottare strategie difensive più complesse, incentrate sulla coesistenza dei titoli brevettuali europei e nazionali. E ciò anche perché i costi per depositare e mantenere in vita un brevetto italiano sono relativamente modesti.

In merito, va poi sottolineato che la riforma non ha introdotto alcun meccanismo di coordinamento o salvaguardia che limiti la possibilità, per il titolare, di azionare il brevetto italiano in pendenza di un procedimento dinanzi al TUB avente ad oggetto il corrispondente brevetto europeo, in ipotesi anche nei confronti della medesima controparte.

Anche per questo, la nuova norma si presta ad essere utilizzata in modo particolarmente strategico dai titolari di brevetti.

*a cura dell'avv. Giovanni Trabucco, Associate di Hogan Lovells, Studio Legale Internazionale

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più