Nessuna tutela a marchi britannici non registrati se decisione Euipo è successiva al 31 dicembre 2020

Con la sentenza sulla causa C-337/22 la Corte di giustizia Ue ha risolto una controversia in materia di tutela unionale dei marchi registrati nel Regno Unito a fronte del processo di fuoriuscita dall’Ue dello Stato britannico, noto come “Brexit”. Di fatto la Cgue su ricorso dell’Euipo ha annullato la decisione del tribunale sull’opposizione alla registrazione da parte dell’istituzione europea di un marchio ritenuto in conflitto con altro britannico, di cui l’ufficio europeo non aveva curato la registrazione, ma di cui veniva chiesta la tutela in quanto marchio nazionale anteriore alla domanda opposta.

La Cgue afferma che i diritti anteriori - basati esclusivamente sulla legislazione del Regno Unito - non possono più essere invocati a sostegno di un’opposizione quando l’Euipo si sia pronunciata dopo la fine del periodo di transizione della Brexit. L’opposizione presentata dal Regno Unito a tutela di un marchio anteriore non registrato dall’ufficio europeo inizialmente accolta dal Tribunale è stata ritenuta illegittima a seguito del ricorso dell’Euipo contro di essa davanti alla Cgue.

Al centro della vicenda vi è la decisione della commissione di opposizione dell’Euipo del 10 febbraio 2021 con cui veniva respinto il motivo presentato dal titolare contro la domanda di registrazione ritenuta lesiva della tutela del marchio britannico. La Commissione di opposizione dell’Euipo aveva affermato che dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione e dopo la scadenza del periodo transitorio al 31 dicembre 2020 previsto nell’accordo di recesso, i diritti che potevano esistere nel Regno Unito non costituivano più un fondamento ai fini di un procedimento di opposizione in ambito Ue, in base all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 207/2009.

Il 21 maggio 2021 il titolare del marchio britannico ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento e la riforma della decisione controversa. Il Tribunale ha accolto tale ricorso e ha annullato la decisione ritenendo che dalla sua giurisprudenza «ormai consolidata» risultava che l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo doveva essere valutata alla data del deposito della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea contro la quale era stata proposta opposizione. Pertanto, ha concluso che, tenuto conto del fatto che la domanda di registrazione in questione era stata depositata prima della data di entrata in vigore dell’accordo di recesso e della data di scadenza del periodo transitorio, i marchi anteriori su cui si basava il procedimento di opposizione erano, in linea di principio, idonei a costituirne il fondamento.

È in tale contesto che l’Euipo ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte avverso tale sentenza. E la Repubblica federale di Germania è intervenuta a suo sostegno.

La Corte precisa che la disposizione che consente di fondare un’opposizione su un segno non registrato contiene due requisiti distinti.

In primo luogo, il segno deve aver dato luogo all’acquisizione di diritti anteriori prima della data di deposito o di priorità della domanda di marchio Ue.

In secondo luogo, deve comunque risultare conferito al titolare del marchio non registrato - al momento della decisione dell’Euipo - il diritto di vietare l’uso di un marchio più recente.

Mentre il primo requisito consente di stabilire l’anteriorità del segno invocato, il secondo requisito richiede che la tutela giuridica continui a sussistere per tutta la durata del procedimento.

La Corte osserva che un’opposizione non possa essere accolta sulla base di diritti che hanno cessato di produrre effetti prima dell’adozione della decisione. La soluzione opposta non può essere giustificata, come nel caso di specie, dall’esistenza di un potenziale conflitto prima della scadenza del periodo transitorio, poiché il marchio Ue di cui era stata chiesta la registrazione non poteva, in ogni caso, essere valido ed esecutivo prima di tale periodo.
La scomparsa, nel corso del procedimento, della tutela di un diritto anteriore - una volta scaduto il termine dell’accordo di transizione dopo la fuorisucita dall’Ue - è un fattore rilevante di cui l’Euipo deve tenere conto e che può giustificare il rigetto dell’opposizione del soggetto proveniente dal Regno Unito.

Inoltre, la Corte afferma che, al termine del periodo di transizione successivo al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, i diritti basati esclusivamente sul diritto britannico non rientrano più nell’ambito di applicazione territoriale del diritto dell’Unione.
In assenza di disposizioni transitorie che prevedano la prosecuzione di tali diritti nei procedimenti di opposizione pendenti, essi non possono più essere invocati quando l’Euipo si pronuncia dopo la data di scadenza del periodo di transizione. Tale soluzione è coerente con il carattere unitario del marchio dell’Unione europea e non pregiudica la certezza del diritto o il legittimo affidamento, poiché non può sorgere alcun conflitto rilevante nel territorio dell’Unione europea tra il marchio richiesto e un diritto ora limitato al Regno Unito.