Titoli IP, gli scenari sul futuro della tutela cautelare dopo la decisione della CGUE nel caso C-132/2025

Per decenni, il sistema italiano di enforcement dei titoli IP si è basato su una peculiare predisposizione alla tutela cautelare che l’ha caratterizzato nel panorama europeo, talvolta divenendo un motivo di attrazione nelle strategie di “forum shopping” delle aziende impegnate in contenziosi paralleli.

A fronte delle croniche e note lungaggini necessarie per arrivare alla conclusione di un giudizio di primo grado, il sistema italiano ha individuato nei c.d. “provvedimenti anticipatori” l’architrave per assicurare protezione ai titolari di diritti IP: mediante procedimenti di urgenza (o procedimenti cautelari), nei quali viene accertata in via sommaria la validità del titolo IP del ricorrente e la contraffazione da parte del contraffattore, il Giudice emette un ordine di cessazione della condotta illecita, accompagnato da una penale giornaliera in caso di violazione dell’ordine in modo da assicurare un reale effetto deterrente e un ristoro immediato per il titolare del diritto in caso di prosecuzione della condotta illecita. Nella prassi, l’ingiunzione cautelare, una volta ottenuta, ha rappresentato per molti titolari il punto di arrivo (e non solo un passaggio) dell’enforcement. L’eventuale successiva fase di merito (nelle forme di un giudizio ordinario) era infatti utilizzata dal titolare solo per ottenere ulteriori e diversi rimedi, come il risarcimento del danno o la conferma di eventuali misure cautelari “pure” come la descrizione o il sequestro.

Di fatto, si è così costruitoun equilibrio a suo modo efficiente: risolvere l’emergenza (la contraffazione) senza trascinare le parti nel merito, spesso percepito come costoso e lento. Proprio questo “incentivo” ha spinto i procedimenti cautelari a diventare, nella prassi, un mini-merito: istruttorie approfondite, talvolta anche consulenze tecniche, e un sistema di reclamo che consente un controllo collegiale, mantenendo però la durata complessiva del procedimento in una finestra temporale accettabile (9/12 mesi, includendo l’eventuale fase di reclamo).

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 23 aprile 2026, C 132/25, ha però rimesso in discussione questo sistema, incidendo direttamente sullo “standard italiano” delle ingiunzioni cautelari IP.

Il sistema italiano è stato fino ad oggi regolato dall’art. 132, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale, che consente appunto ai provvedimenti con effetto “anticipatorio” (cioè capaci di produrre effetti analoghi a quelli della sentenza) di “stabilizzarsi” anche in assenza della successiva instaurazione del merito. L’ingiunzione cautelare era unanimemente considerata la misura “anticipatoria” per antonomasia.

Tuttavia, tale previsione è apparsa in possibile contrasto con il diritto europeo (e internazionale). Il nodo giuridico sta nell’art. 9(5) della Direttiva 2004/48/CE (Enforcement), che impone una regola di garanzia: le misure provvisorie (incluse inibitorie, sequestri e consegne) devono essere revocate o cessare di avere effetto, su richiesta del convenuto, se l’istante non avvia, in un termine ragionevole, un procedimento che conduca a una decisione di merito (termine che, se il giudice non lo fissa, non può superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario).

La decisione della CGUE arriva a dirimere proprio questo apparente (e ora conclamato) contrasto, confermandolo: secondo la Corte, il diritto UE osta a una normativa nazionale che consenta a misure provvisorie di restare in vigore senza merito se il convenuto chiede la revoca o la cessazione degli effetti in assenza dell’instaurazione del giudizio sostanziale.

In particolare, la Corte respinge l’idea che il carattere “anticipatorio” di una cautelare possa giustificare una deroga: tutte le misure provvisorie sono per definizione temporanee; anche se le parti, nella pratica, “accettano” la cautelare come soluzione finale, ciò non ne cambia la natura giuridica. La ratio è chiara e di sistema: l’art. 9(5) serve come salvaguardia procedurale per la difesa, per evitare che un soggetto rimanga vincolato indefinitamente a un provvedimento provvisorio senza controllo pieno nel merito. È un tassello dell’equilibrio tra tutela effettiva dei diritti IP e diritti di difesa/proporzionalità, nella cornice della Direttiva e dei principi UE richiamati dalla Corte.

La questione torna ora alla Corte di Cassazione, giudice che ha rinviato la questione alla CGUE e che è chiamata ad implementare il principio espresso nel diritto interno: in particolare, dovrà chiarire se le inibitorie cautelari con effetto anticipatorio contemplate dall’art. 132, comma 4, CPI rientrino effettivamente tra i provvedimenti provvisori soggetti alla regola dell’art. 9(5) (e quindi: se richiedano sempre una successiva fase di merito, quando il resistente lo chieda), come la CGUE sembra suggerire in modo difficilmente eludibile. L’alternativa appare del resto un po’ azzardata: ricondurre i provvedimenti cautelari “anticipatori” ad una “nuova categoria” (o ricostruzione qualificatoria) che distingua alcune misure dall’universo delle provisional measures cui si applica l’art. 9(5), ipotesi che tuttavia sembra difficile, perché la CGUE ha esplicitamente escluso che l’effetto pratico “finale” trasformi la natura “provvisoria” della misura.

Anche un intervento chiarificatore della Cassazione potrebbe non essere sufficiente, perché la questione non è solo interpretativa: è di architettura del sistema. Secondo la CGUE, la Direttiva impone una logica: la cautelare è un ponte verso il merito, non può essere un arrivo.

Non basterà quindi disapplicare l’art. 132, comma 4, CPI ma sarà forse necessario ripensare agli strumenti di tutela a disposizione dei titolari di diritti IP. Le opzioni in tal senso potrebbero essere varie:

• il sistema Italiano potrebbe allinearsi a quello degli altri paesi europei, dove il cautelare è sì uno strumento efficace ed usato, ma pur sempre eccezionale e non sostitutivo della tutela “piena” del giudizio ordinario; tale allineamento, però, in mancanza di un intervento per rendere effettivamente accessibile ed efficiente il giudizio di merito potrebbe finire per dare più difficile la tutela;

• l’eventuale allineamento dovrebbe quindi essere accompagnato da strumenti di potenziamento della capacità di gestione dei contenziosi ordinari, con aumento di risorse per le sezioni specializzate di impresa;

• il Legislatore potrebbe però anche esplorare un diverso approccio, incoraggiando l’utilizzo di strumenti già esistenti come i procedimenti c.d. semplificati (recentemente rafforzati dalla riforma Cartabia) per rispondere alle esigenze fino ad oggi assicurate dai procedimenti cautelari.

Nell’immediato, la conseguenza più concreta è l’inevitabile incertezza del diritto. Dal 23 aprile (data della sentenza) e fino a quando non arriveranno la decisione della Cassazione e, se del caso, una riforma del CPI, gli operatori si muovono in un territorio meno prevedibile e devono adattare la strategia elaborata negli ultimi decenni al nuovo contesto normativo.

Questa incertezza si manifesta su tre piani.

Per le ingiunzioni cautelari passate, con termini per l’eventuale fase di merito già spirati, si apre un’ipotesi problematica: il presunto contraffattore potrebbe teoricamente riprendere le attività contestate sostenendo che il precedente provvedimento non è più opponibile in assenza di merito, o chiedendone la revoca/cessazione degli effetti sulla base della regola UE.

In tale scenario, il titolare si troverebbe spesso costretto a nuovi procedimenti – e questa volta dovrà mettere in conto che la fase di merito potrebbe diventare necessaria per evitare la perdita di efficacia della tutela provvisoria, almeno se la controparte attiva la tutela dell’art. 9(5).

Il rischio economico non è astratto: in settori dove la cautelare è uno strumento frequentemente utilizzato (moda e design per marchi/design; healthcare e life science per brevetti), si potrebbero creare spazi per condotte predatorie o opportunistiche, sfruttando finestre temporali e asimmetrie di costo (chi ha meno da perdere può “testare” il mercato, costringendo l’avente diritto a inseguire).

Nei procedimenti cautelari pendenti la regola di condotta diventa più prudente: per evitare che la misura venga revocata o perda efficacia su iniziativa del resistente, l’istante dovrà valutare seriamente l’introduzione del merito.

In termini operativi, questo implica: raccolta prove più strutturata, budget e timing già orientati a una causa completa, e una strategia di contenzioso meno “a scalini” e più integrata sin dall’inizio.

Infine, cambierà sicuramente l’approccio di operatori – ma anche dei giudici- sulle domande cautelari che verranno sapendo che il merito sarà necessariamente attivato, i tribunali potrebbero applicare in modo più rigoroso i requisiti classici del provvedimento urgente: fumus boni iuris e periculum in mora.

In altre parole: meno cautelari con istruttoria “da mini-processo” e più misure davvero emergenziali, con un accesso più selettivo riservato ai casi di violazione attuale e immediata. È un cambio culturale possibile (se non probabile): il procedimento cautelare torna a essere ciò che in teoria doveva fin da subito essere – una tutela temporanea e provvisoria in attesa del merito – e non la sede dove “si decide tutto” senza chiamarlo merito.

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*Andrea Andolina (Senior Associate), Clifford Chance