Sfruttare i diritti di proprietà intellettuale per tutelare i design iconici

Dai brand più tradizionali alle case di moda e del lusso, le aziende si pongono spesso come obiettivo quello di essere i titolari associati all'ultimo design "iconico"; che si tratti di una storica forma di borsa "classica", di un noto abito in un tessuto immediatamente riconoscibile, o di una nuova forma di scarpe di tendenza. Un design così originale rischia di essere oggetto di imitazione in tutto il mondo, pertanto elaborare una strategia efficace al fine di tutelare il design diventa un obiettivo di primaria importanza.

I diritti di proprietà intellettuale (DPI) assolvono proprio allo scopo di prevenire ed evitare imitazioni di opere altrui, sicché le aziende di moda più preparate se ne servono costantemente come strumento di tutela dei design (registrati e non registrati).

Tuttavia, questa non è necessariamente la portata del ruolo dei DPI. I diritti sul design a volte non durano abbastanza a lungo, o - essendo relativamente facili da ottenere - vengono rapidamente contestati dai potenziali convenuti. È per tale ragione che una problematica ricorrente tanto presso i tribunali inglesi quanto quelli in Europa concerne proprio l'individuazione di altri DPI di cui il designer possa usufruire per potersi tutelare da imitazioni delle proprie opere di design prodotte in serie, come ad esempio una borsa. A tal proposito, una recente decisione del Tribunale di Milano ha stabilito che il design della borsa iconica Le Pliage di Longchamp fosse tutelabile come un marchio di forma 3D ma non come un'opera di arte proteggibile tramite il diritto d'autore.

In questo articolo si approfondirà la decisione dei giudici italiani e si considereranno in maniera più ampia i diversi strumenti di protezione disponibili per il titolare di un'opera di design iconico e come approcciarsi ai casi di imitazione del prodotto sul mercato.

Al fine di proteggere un accessorio di moda iconico, come una borsa, da possibili violazioni dei DPI o dall'imitazione, l'ordinamento giuridico italiano - basato direttamente sul diritto dell'UE - fornisce una serie di strumenti utili:

• Marchio di forma: se la forma di una borsa è dotata di carattere distintivo, tale da differenziarla dalle altre borse vendute sul mercato, è possibile registrare detta forma depositando una domanda di registrazione di marchio (di forma) in Italia e in Europa (anche tramite una registrazione di marchio UE). In particolare, la registrazione di un marchio di forma dà diritto al registrante di utilizzare il marchio in via esclusiva, impedendo a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Di conseguenza, qualsiasi uso non autorizzato del marchio di forma registrato costituirà una contraffazione.

•Disegno industriale: i diritti sul disegno industriale proteggono l'aspetto della borsa, consistente nella combinazione di forma, colore e materiale del design. I design che presentano i requisiti di novità e carattere individuale possono essere protetti previa registrazione per un periodo fino a un massimo di 25 anni. La normativa europea sui disegni e modelli concede anche al design non registrato una protezione per un massimo di 3 anni.

•Diritto d'autore: qualora una borsa presenti carattere creativo e valore artistico potrà essere tutelata anche attraverso gli strumenti forniti dalla legge sul diritto d'autore. Tramite il diritto d'autore, il creatore di un'opera dell'ingegno gode sia di diritti morali che patrimoniali. I primi concernono la protezione della personalità dell'autore e i secondi lo sfruttamento economico dell'opera. La protezione del diritto d'autore sorge subito dal momento della creazione dell'opera, senza che sia necessaria alcuna registrazione.

•Concorrenza sleale: se un'azienda imita pedissequamente elementi di una borsa di un concorrente particolarmente distintivi per il consumatore e/o crea confusione con i prodotti e/o l'attività del suo concorrente e/o si avvale direttamente o indirettamente di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale, la parte lesa può agire in giudizio dinnanzi al giudice competente in Italia per concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).Diritti corrispondenti sono disponibili in tutta l'UE grazie all'armonizzazione del diritto di proprietà intellettuale tra gli Stati membri; e in larga misura, anche il Regno Unito offre strumenti simili - anche se, dopo la Brexit, la discrepanza tra le due discipline è destinata ad aumentare.

Sul tema di tutela autoriale sui design, a livello di normativa nazionale, si nota un particolare contrasto tra i diversi Paesi UE. Tradizionalmente la soglia per beneficiare di questa tutela è sempre stata alta, richiedendo all'opera un certo grado di valore artistico; la ragione di tale approccio sta nel fatto che i disegni industriali prodotti in massa sono tutelati separatamente, essendo assoggettati in primis alla disciplina dei disegni e modelli (che fornisce termini di protezione molto più brevi).

Infatti, applicare la legge sul diritto d'autore a tali design consentirebbe al titolare di avere un diritto di monopolio ingiustificatamente lungo attraverso il diritto d'autore (corrispondente all'intera durata della vita del designer più 70 anni).

Nel 2019, la famosa casa di moda francese Longchamp, titolare, tra l'altro, del marchio europeo denominativo e figurativo "Le Pliage", ha deciso di citare in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, una società che aveva venduto borse quasi identiche a quelle di Longchamp, nella specie la popolarissima Le Pliage 1623 Nylon.

In particolare, Longchamp chiedeva al Tribunale adito il riconoscimento dell'illecito di contraffazione del marchio di forma e di concorrenza sleale, nonché la violazione del diritto d'autore.Il Tribunale si è recentemente pronunciato a favore di Longchamp - dichiarando che i modelli di borse commercializzati dal convenuto costituivano una violazione dei marchi di proprietà di ongchamp, nonché un atto di concorrenza sleale per imitazione servile dei disegni della maison, condannando il convenuto alla cessazione del commercio, produzione e messa in vendita di siffatti articoli.Come si evince da quanto sopra, solo parte delle pretese attoree hanno trovato accoglimento. Infatti, il Tribunale ha respinto la richiesta di protezione del diritto d'autore, ritenendo insussistente il requisito del "valore artistico", necessario per beneficiare della tutela accordata dal diritto d'autore, dal momento che l'onere della prova di Longchamp per stabilire il diritto d'autore non era stato soddisfatto.

Al fine di tutelare un disegno industriale attraverso la protezione del diritto d'autore la legge n. 633/41 richiede, oltre al requisito di carattere generale della creatività, un quid pluris caratterizzato dal c.d. "valore artistico".

In assenza di una definizione specifica di "valore artistico", è stata la giurisprudenza ad individuare di volta in volta la portata ed il significato di tale termine, affinché la sussistenza di tale requisito possa essere oggettivamente verificabile dal Tribunale stesso.

Nel corso degli anni, il Tribunale di Milano ha sviluppato un approccio molto rigoroso per la valutazione della proteggibilità del disegno industriale attraverso il diritto d'autore. Secondo tale indirizzo interpretativo, confermato anche nel caso Longchamp, i disegni industriali hanno valore artistico solo quando presentano alcuni indicatori oggettivamente verificabili, quali:
• il riconoscimento da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artistiche;
• l'esposizione in mostre e musei;
• le pubblicazioni in riviste specializzate;
• l'eventuale assegnazione di premi;
• l'acquisizione di un valore di mercato rilevante che non sia legato alla sua funzionalità o alla notorietà dell'artista.

Sulla base di questo orientamento, il Tribunale di Milano ha rifiutato di concedere la protezione del diritto d'autore all'iconica borsa Longchamp Le Pliage, non avendo la maison fornito sufficienti elementi atti ad indicare che il disegno fosse caratterizzato da valore artistico.

La decisione in commento, tuttavia, non tiene conto delle ultime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in materia di tutela del diritto d'autore sul disegno industriale. Si fa in particolare riferimento al "rivoluzionario" caso Cofemel (C-683/2017).

In tale circostanza la CGUE aveva stabilito che fintanto che un disegno o modello soddisfi il requisito di originalità, gli Stati membri non possono escludere la protezione del diritto d'autore. Inoltre, secondo la CGUE, qualsiasi Stato membro che stabilisca requisiti aggiuntivi per la protezione del diritto d'autore, come l'Italia, non è conforme al diritto dell'UE.Va tuttavia segnalato che le sentenze interpretative della CGUE non sono direttamente applicabili a tutti gli Stati Membri, applicandosi innanzitutto al solo giudice nazionale che ha deferito la questione alla CGUE. Pertanto, anche se queste sentenze sono giurisprudenza pertinente che i giudici nazionali potrebbero e dovrebbero prendere in considerazione, è accaduto che in materia di tutela autoriale del design vi siano conclusioni divergenti tra la CGUE nel caso "Cofemel" e il Tribunale di Milano nel caso "Longchamp".

Per le decisioni a venire, alla luce della fondamentale esigenza di certezza del diritto, il significato da attribuire al requisito del "valore artistico" sarà demandato unicamente al legislatore italiano.

Si discosta, tanto dall'orientamento europeo segnato dal caso "Cofemel" quanto da quello italiano delineato da ultimo dal caso "Longchamp", la posizione del Regno Unito a seguito della Brexit.

Infatti, con una decisione del 2020 i tribunali inglesi hanno riconosciuto che un disegno su un tessuto, ancorché prodotto in serie, è in grado di costituire un'opera di "artigianato artistico", quindi tutelabile dal diritto d'autore.

Mentre alcuni commentatori suggeriscono che tale pronuncia potrebbe essere "anomala" rispetto ad altri orientamenti, non c'è dubbio che essa avalli la volontà dei giudici britannici di diminuire significativamente la soglia di tutela del diritto d'autore in termini di valore artistico. È dunque plausibile immaginare che, se il caso Longchamp fosse stato seguito nel Regno Unito, avrebbe avuto esito diverso quanto all'aspetto della tutela autoriale.

Con riferimento ai marchi di forma, invece, i giudici britannici si sono dimostrati in passato maggiormente restii nell'accordare tale tutela. In diverse occasioni, infatti, i tribunali (nella specie in Inghilterra e nel Galles) hanno disposto la nullità di registrazioni come marchi di forma in occasione di domande volte ad ottenere la violazione del loro diritto (per esempio per un taxi tradizionale, o per una particolare barretta di cioccolato a più punte).

In tale contesto, pertanto, è particolarmente difficile, se non improbabile, che colui che agisce in giudizio per far valere i propri diritti su un marchio di forma possa avere effettivamente successo.

Come mostra questo articolo, è importante che i titolari di design adottino misure proattive per assicurarsi una solida tutela, senza dover necessariamente preoccuparsi di soddisfare i requisiti richiesti per la protezione delle opere non registrabili (il diritto d'autore e i disegni non registrati) ma che considerino altre vie di protezione, più adatte sia alle giurisdizioni vigenti, sia alla natura del bene stesso.

Nel caso Longchamp l'abilità dei legali nel fare affidamento al marchio di forma registrato anteriormente è stata fondamentale per ottenere un risultato positivo contro il venditore imitatore. In altri scenari e in altri paesi, il medesimo risultato potrebbe essere ottenuto mediante la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per ottenere la tutela autoriale.

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*A cura di Ida Palombella Partner Head of IP TMT Data Protection Deloitte Legal, Diego Gerbino Senior Associate Deloitte Legal , Richard Reeve, Emily Nuttall-Wood e Rachael Barber Deloitte Legal UK

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