È stato superato l'approccio della Cassazione definito "central definition theory" sulla contraffazione per equivalenza di brevetti industriali?

Al fine di determinare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre verificare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protettaQuesto è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 ottobre 2022 n. 30943 e precedentemente, con ordinanza del 4 gennaio 2022 n. 120.

Queste ordinanze sono intervenute sulla materia dei brevetti per invenzioni industriali e sulla loro contraffazione per equivalenti superando ormai il risalente approccio definito "central definition theory" incentrato sulla valutazione dell'invenzione nel suo complesso, ricostruita cioè sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, interpretata quale "idea di soluzione", con la perdita delle esigenze di certezza dei terzi in ordine all'ampiezza dell'esclusiva brevettuale.

Infatti, tali ordinanze hanno confermato il ruolo fondamentale delle rivendicazioni per quanto attiene la valutazione dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione, così come con riferimento alla fase di accertamento della sua contraffazione, sia essa letterale o per equivalenti.

Giova ricordare, tralasciando momentaneamente le pronunce della Cassazione, la normativa applicabile in caso di brevetti ovverosia l'articolo 52 del codice di proprietà industriale.

Tale norma stabilisce che :

"1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire allo stesso tempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni"

Con la presente norma si è quindi assegnata un'assoluta centralità alle rivendicazioni, chiamate a individuare la portata di un brevetto, nonché l'ambito della relativa contraffazione anche per equivalenti, il cui concetto va dunque riferito ai singoli elementi indicati nelle rivendicazioni stesse, anziché all'invenzione nel suo complesso.Sul punto, giova ricordare che per valutare l'equivalenza sono state formulate ulteriori due principali metodologie.

La prima è quella denominata triple test o metodo FWR (function, way, result) di origine statunitense, secondo la quale nella contraffazione per equivalenti fanno parte solo quelle soluzioni che svolgono la stessa funzione, nello stesso modo e con lo stesso risultato finale.

La seconda è quella dell'ovvietà, di derivazione tedesca, per la quale rientrano nella contraffazione per equivalenti tutte le realizzazioni che, in forza della tecnica nota, costituiscono per il professionista del ramo ‘una scontata variante ovvero ‘una risposta mediocre e monotona' rispetto a quanto rivendicato.

Prima delle recenti pronunce, la Corte di Cassazione aveva affermato la valenza di tutte le teorie citate sottolineando il fatto che, al di là della teoria utilizzata, l'esame della contraffazione per equivalenti deve essere condotto in termini oggettivi, non potendo attribuirsi rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto.

Tuttavia, con le ordinanze in esame n. 30943 del 20/10/2022 e n. 120 del 4/01/2022 la Cassazione ha inteso privilegiare la metodologia del "function, way, result".

Pertanto, in conclusione, la Corte di Cassazione superando definitivamente l'approccio "central definition theory" ha ritenuto che in tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell'art. 52, comma 3 bis, del Codice di Proprietà Industriale, il giudice, chiamato a valutare l'esistenza di un illecito contraffattorio, deve preliminarmente individuare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, poi determinare analiticamente le singole peculiarità del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni singolo elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.

Pertanto, l'orientamento così espresso, del tutto focalizzato sulle rivendicazioni dei brevetti, risulta senz'altro più idoneo a contemperare l'equa protezione del titolare del brevetto con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi, messi in grado di comprendere la concreta portata del trovato e l'ambito di una potenziale contraffazione anche per equivalenti.

*a cura del Dott. Mirko Martini collaboratore dello Studio Legale MFLaw

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