Sonoro, di posizione o di movimento, la capacità distintiva del marchio "atipico"
Per la Giurisprudenza "può essere più difficile pervenire all'accertamento della capacità distintiva, dato che tali marchi non saranno necessariamente percepiti dal pubblico di riferimento allo stesso modo di un marchio denominativo o figurativo"
La scelta del marchio è momento essenziale per ogni nuova impresa, perché non tutto ciò che risponde ad esigenze di marketing può essere registrato o tutelato come marchio.
Sotto questo profilo, il mercato ormai da qualche tempo, e via via sempre più, mostra un certo interesse per i c.d. "marchi atipici" o "non convenzionali", cioè per tutti quei segni differenti dai marchi denominativi, figurativi, misti e di forma, che rappresentano invece le forme tradizionali di marchi, sia a livello nazionale, che comunitario.
Storicamente, tuttavia, la registrazione dei marchi atipici trovava un ostacolo nel requisito della rappresentabilità grafica. Di tale requisito si discuteva, ad esempio, per i marchi sonori, ancorchè fossero già inclusi nell'elencazione esemplificativa dei segni che potevano costituire "Oggetto della registrazione" a livello nazionale (cfr. art. 7 del Codice della Proprietà Industriale), mentre per altre tipologie si erano via via nella prassi sviluppate adeguate modalità di rappresentazione grafica.
Ad esempio, per i marchi di posizione (quelli caratterizzati dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione del segno sul prodotto), si ricorreva, e si ricorre tuttora, a disegni del prodotto sul quale il segno viene rappresentato nella specifica posizione, dimensione o proporzione oggetto di rivendicazione, evidenziando visivamente con linee tratteggiate, o punteggiate, gli elementi che invece non fanno parte della registrazione.
Ma la rappresentabilità grafica non costituiva un problema neppure per i marchi c.d. "a motivi ripetuti", di cui sono esempi gli iconici marchi di alcune famose case di moda.
Del resto, per agevolare la "comprensione" del marchio, la rappresentazione veniva e viene spesso accompagnata da una descrizione testuale, descrizione che comunque non può mai ampliare la portata dell'esclusiva conferita (come, del resto, accade per i brevetti e per i disegni e modelli).
Senonchè, in epoca relativamente recente, il sopracitato requisito è stato eliminato, aprendo così la strada ad una maggiore diffusione di questi strumenti di tutela. L'art. 7 c.p.i., come modificato dal D.Lgs. n. 15/2019, in attuazione della Direttiva UE n. 2015/2436, così come l'art. 4 del Reg. UE n. 2017/1001, come introdotto dal Reg. UE n. 2015/2424, richiedono ora che il segno sia atto ad essere rappresentato nel registro marchi in modo tale da consentire una definizione dell'oggetto della protezione chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed obiettiva, quindi non necessariamente attraverso strumenti grafici, ma anche con altre modalità rese possibili dall'attuale progresso tecnologico.
Attualmente si può quindi depositare un marchio sonoro tramite file audio, oppure un marchio di movimento tramite file video, ma anche un marchio multimediale (cioè un marchio costituito da una combinazione di suoni ed immagini), tramite un file audiovideo, o persino un marchio oleografico, mediante file video, o fotografie che ne evidenzino le caratteristiche, il tutto con evidenti vantaggi in termini di modernizzazione e semplificazione del sistema e soprattutto di certezza del diritto.
La strada è però ora astrattamente aperta anche ai marchi olfattivi, gustativi o tattili, per i quali sussistono maggiori ontologiche criticità.
Resta poi da rispettare un altro importante requisito che è richiesto per tutte le tipologie di marchio (cfr. art. 13, comma 1 c.p.i. e art. 7, comma 1 lett. b) Reg. UE n. 2017/1001). Anche il marchio di posizione, sonoro, o di movimento e così via, devono, infatti, possedere una s ufficiente capacità distintiva.
Ed il riconoscimento di tale requisito è tutt'altro che scontata per i marchi atipici.
La giurisprudenza, infatti, applica ai vari tipi di marchi atipici sostanzialmente gli stessi restrittivi e più risalenti principi elaborati in materia di marchi forma/tridimensionali e quindi, pur premettendo che per tali categorie di marchi "non si applicano criteri più rigorosi rispetto agli altri marchi", precisa poi che per gli stessi "può essere più difficile pervenire all'accertamento della capacità distintiva, dato che tali marchi non saranno necessariamente percepiti dal pubblico di riferimento allo stesso modo di un marchio denominativo o figurativo".
Ad esempio, nelle "Linee guida sui marchi" dell' EUIPO (l'European Union Intellectual Property Office), con riferimento ai marchi sonori (ma il ragionamento viene sostanzialmente esteso anche alle altre categorie di marchi atipici), si afferma che "mentre il pubblico è abituato a percepire marchi denominativi o figurativi istantaneamente come segno di identificazione dell'origine commerciale dei prodotti, lo stesso non è necessariamente vero quando il segno è soltanto un suono (per analogia, sentenza del 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577, 36)", sicchè "soltanto un suono che si discosta in misura significativa dalla norma o dagli usi del settore e quindi adempie alla sua funzione essenziale di indicazione dell'origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (per analogia, sentenza del 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42)".
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*A cura dell'Avv. Claudio Maria Furlani, Studio Legale Sena & Partners
