Per i marchi fatti di suoni e forme test di originalità e riconoscimento

Negli ultimi anni di fronte alla cresciuta capacità attrattiva di segni diversi da parole o immagini, le imprese hanno intensificato l’impiego di marchi non tradizionali, come indicatori d’origine. Con due recenti sentenze la giurisprudenza comunitaria è tornata a fare il punto sui marchi costituiti da suoni e forme: per i suoni, la valutazione del carattere distintivo passa dall’avere una certa pregnanza o dalla capacità di essere riconosciuti mentre; per le forme, dalla verifica di allontanamento dalle altre forme generalmente usate nel settore di riferimento.

I marchi non tradizionali

I marchi che, tipicamente, hanno da sempre svolto la funzione di indicazione d’origine in chiave tradizionale sono quei segni costituiti da parole o immagini, o dalla combinazione di queste. Marchi che si discostano nettamente dai segni distintivi tradizionali (parole, immagini o la loro combinazione) sono i marchi di colore, multimediali, di movimento, olografici e sonori.

La forma del prodotto si è ormai posta sulla scia di una certa tradizione quale indicatore d’origine, ma, trattandosi di un segno che rappresenta il prodotto in sé, la valutazione della sua capacità distintiva pone diverse criticità.

Niente rappresentazione

La registrazione di tali marchi è stata in qualche misura agevolata dall’eliminazione del requisito della rappresentabilità grafica (a livello europeo con l’adozione del Regolamento Ue 1001/2017; a livello nazionale con il Dlgs 15 del 20 febbraio 2019). Un marchio è, dunque, registrabile se rappresentabile in qualunque forma – facendo ricorso alla tecnologia generalmente disponibile –, purché idonea a determinare l’oggetto della registrazione.

Aperta la porta ad una (forse più) agevole registrazione dei marchi non tradizionali, la giurisprudenza si è mossa, in particolare, al fine di determinare quando questi segni fossero – o meno – in grado di svolgere la loro funzione propria: e cioè quella di indicatori di origine. Le decisioni dei tribunali, nazionali ed europei, si sono dunque rivolte al tema valutazione della capacità distintiva di questi segni.

I marchi sonori

Con sentenza del 7 luglio 2021 (caso T-668/19), il tribunale dell’Unione europea ha confermato la decisione della Commissione di ricorso dell’ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale (Euipo), che aveva ritenuto un marchio costituito da un suono che riproduce l’apertura di una lattina di bevanda, seguito da una pausa e poi da un lungo gorgoglio, inadatto ad essere percepito come un indicatore dell’origine commerciale dei prodotti. Il tribunale, infatti, ha ricordato che per vagliare la capacità distintiva di un suono occorre verificarne la pregnanza o la capacità di essere riconosciuto, per consentire ai consumatori di considerarlo quale indicatore d’origine e non semplicemente come elemento funzionale o privo di messaggio (tribunale Ue, caso T-408/15).

Applicando la giurisprudenza sopra richiamata, il tribunale ha dunque escluso che il suono in questione avesse carattere distintivo, in quanto elemento funzionale e indicativo delle qualità della bevanda. Inoltre, la combinazione nel marchio di: un suono di apertura della lattina, un silenzio di circa un secondo e un gorgoglio, non sono inusuali, prevedibili e comuni sul mercato delle bevande.

Al contrario, la giurisprudenza ha ritenuto distintivo e inusuale il jingle di accensione dei dispositivi elettronici della B. Braun Melsungen, nonché la nota sigla di “James Bond”. Non c’è stata invece occasione di valutare la distintività di un suono noto come l’incipit di “Per Elisa”, non ammesso alla registrazione come marchio a causa dell’imprecisione della sua rappresentazione nella domanda. Stesso discorso (almeno nel caso della prima domanda) per il ruggito del leone della Metro Goldwin Mayer.

I marchi di forma

Con sentenza del 14 luglio 2021 (caso T-488/20), il tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’Euipo che aveva confermato la nullità del marchio di Guerlain costituito dalla forma del suo rossetto “Cylindrique”.
Il tribunale ha, infatti, ritenuto che la sua forma non solo fosse nuova (circostanza di per sé non sufficiente per la tutelabilità come marchio), bensì si discostasse significativamente dagli usi del settore, e quindi fungesse da indicatore di origine.
Nel valutare la capacità distintiva di questa forma, il tribunale ha considerato l’estetica del prodotto capace di generare un effetto visivo insolito per i consumatori, considerandola diversa da qualsiasi altra forma di rossetti sul mercato, richiamando – in chiave distintiva – lo scafo di una barca.
La valutazione del discostamento dagli usi del settore ha condotto la giurisprudenza a riscontrare la capacità distintiva nella forma della bottiglia dell’amaro “Disaronno” e dello scooter “Vespa”; al contrario, si è negata tutela alla forma di lampade tascabili e al noto coniglietto dorato della Lindt.

LE DECISIONI

LE FORME
Il coniglietto pasquale
La forma del coniglio pasquale di cioccolato del marchio Lindt, nonché la sua confezione dorata, sono elementi consueti nel mercato che corrispondono agli usi del settore interessato. Non possiede quindi il carattere distintivo necessario per poter essere validamente registrata come marchio.
Corte di giustizia dell'Unione europea , sentenza del 24 maggio 2012 (caso C-98/11)

La bottiglia dell’amaro
La bottiglia dell’amaro “Disaronno” è un valido marchio di forma, rilevandone il carattere distintivo perché la maggioranza delle altre bottiglie non presenta alcuna attinenza con le caratteristiche della bottiglia di “Disaronno”.
Tribunale di Milano, sentenza del 26 aprile 2018

La “Vespa”
Possiede carattere distintivo il marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del famoso scooter “Vespa” della Piaggio in ragione di caratteristiche ricorrenti in tutti i modelli dal 1945 in poi.
Tribunale di Torino, sentenza del 17 marzo 2017; confermata in appello il 16 aprile 2019

Il rossetto
La forma del rossetto di Guerlain non solo è nuova (circostanza di per sé non sufficiente per la tutelabilità come marchio), ma si discosta anche in maniera significativa dagli usi del settore
Tribunale dell’Unione europea, sentenza del 14 luglio 2021 (caso T-488/20)

I SUONI
Il jingle
Il jingle della B. Braun Melsungen, produttrice di dispositivi medicali, ha caratteri distintivi.
La sequenza sonora è breve e memorizzabile, ma non così breve da non essere percepita come marchio. Non è inoltre generalmente utilizzata all’avvio di dispositivi elettronici.
Commissione di ricorso dell'Euipo (caso R 2821/2019-1)

Ruggito del leone
Il sonogramma allegato in fase di registrazione del ruggito del leone della Metro Goldwin Mayer è incompleto perché non riporta un’indicazione chiara e precisa del tempo e della frequenza del suono
Commissione di ricorso dell’Euipo, decisione del 25 agosto 2003

James Bond Theme
La combinazione delle tre parti musicali del marchio sonoro relativo al noto “James Bond Theme” interagiscono in modo distintivo (la Commissione ha annullato il rigetto della domanda di registrazione).
Commissione di ricorso dell'Euipo (caso R 1996/2020-5)

Suono della lattina
La combinazione nel marchio di un suono di apertura della lattina, un silenzio di circa un secondo e un gorgoglio, non sono inusuali, ma prevedibili e comuni sul mercato delle bevande.
Tribunale dell'Unione europea, sentenza del 7 luglio 2021 (caso T-668/19)