Comunitario e Internazionale

Il Tribunale Unificato dei brevetti e brevetto ad effetto Unitario, al via dal 1 ° giugno il nuovo sistema dei brevetti unitari

Come cambia il panorama brevettuale Europeo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema

di Lydia Mendola e Maria Balestriero*

Ora è ufficiale: con la ratifica da parte della Germania il 17 febbraio u.s dell'Accordo sul Tribunale Unificato ("Accordo") è stato completato l'ultimo tassello mancante per l'entrata in vigore, il 1° Giugno di quest'anno, del nuovo sistema europeo dei brevetti unitari.

Si tratta di una rivoluzione senza precedenti nel sistema brevettuale Europeo, con l'introduzione di un nuovo titolo di privativa, il brevetto europeo ad Effetto Unitario, che si affianca al Brevetto nazionale e al Brevetto Europeo, ed il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti Europei ("TUB"), che avrà giurisdizione esclusiva per le controversie relative alla contraffazione e alla validità dei brevetti ad Effetto Unitario e dei brevetti Europei (a meno che il titolare del brevetto Europeo decida di "rinunciare" al nuovo sistema, esercitando il diritto di opt-out, come si vedrà di seguito).

Cosa cambierà nel panorama brevettuale Europeo a partire dal 1° Giugno?

Come noto, il Brevetto Europeo dà luogo ad un fascio di diritti d'esclusiva tra loro indipendenti e azionabili nei paesi designati nel titolo europeo, nei quali le estensioni nazionali sono convalidate ed hanno autonoma protezione in base alla legge locale.

Con il nuovo sistema, il Brevetto Europeo con Effetto Unitario consterà di un unico titolo efficace in tutti i Paesi Europei aderenti all'Accord o e soggetto alla competenza esclusiva del TUB quanto alle azioni riguardanti la sua validità o la sua violazione.
Tutte le decisioni prese dal TUB, compresi i provvedimenti di inibitoria, risarcimento dei danni e le decisioni sulla validità di un brevetto, avranno effetto paneuropeo.

Il nuovo sistema offre dunque opportunità senza precedenti, ma presenta delle complessità che è necessario conoscere. I potenziali utenti del nuovo sistema devono pertanto prepararsi per tempo, al fine di fare scelte strategiche consapevoli e sfruttare le nuove possibilità, evitando di essere colti alla sprovvista.

Proprio per discutere di questa straordinaria rivoluzione in ambito brevettuale, il nostro studio legale (Portolano Cavallo) insieme allo studio di consulenza brevettuale Modiano & Partners, ha ritenuto utile organizzare una conferenza con ospiti di eccezione a livello internazionale. In particolare, Willem Hoyng, Presidente del Comitato Consultivo del TUB, membro della commissione che ha redatto le Regole di Procedura della nuova Corte, partner di Hoyng Rokh Monegier; Marina Tavassi, membro della commissione che ha redatto le Rules of Proceedings del TUB, in precedenza Presidente della Corte d'Appello di Milano nonché della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano; Sabine Agé, partner di Hoyng Rokh Monegier. Per gli studi che hanno organizzato l'evento, hanno partecipato Lydia Mendola, partner di Portolano Cavallo, con ruolo di moderatrice; Maria Balestriero, of counsel di Portolano Cavallo; Micaela Modiano, partner di Modiano & Partners e Alessandro Sanchini, Giudice Tecnico del TUB nonché consulente brevettuale di Modiano & Partners

Cos'è il Tribunale Unificato dei Brevetti?

Il TUB è indubbiamente un progetto ambizioso, che consiste nella creazione di un Tribunale internazionale in materia brevettuale, che avrà il compito di applicare il diritto sostanziale contenuto nell'Accordo nonché nell'intero pacchetto di norme rilevanti in base all'ordine gerarchico individuato nell'Accordo stesso. A tendere questo Tribunale, che opererà nel rispetto dei principi di proporzionalità, flessibilità ed equità, darà luogo ad un proprio set di precedenti, rendendosi autonomo dagli orientamenti dei tribunali specializzati dei singoli Paesi aderenti.

Il nuovo Tribunale si articola in tre Divisioni Centrali (due sono già assegnate a Parigi e Monaco, mentre per la terza sede, originariamente assegnata a Londra, è candidata la città di Milano), nonché in Divisioni Locali e Regionali. In Italia la Divisione Locale ha sede a Milano.

Cosa si intende per opt-out dalla nuova giurisdizione unitaria?

A partire dal 1° Marzo 2023 i titolari di brevetti Europei avranno la possibilità di decidere se attivarsi ed esercitare l'opt-out – in questo modo rifiutando la giurisdizione esclusiva del TUB e mantenendo lo status quo - oppure rimanere inerti, con la conseguenza che i brevetti Europei risulteranno soggetti alla giurisdizione esclusiva del nuovo TUB. Detta scelta potrà essere esercitata dai titolari di brevetti Europei per i prossimi sette anni, eventualmente prorogabili per altri sette. Anche qualora si eserciti l'opt-out sarà possibile rientrare nel sistema centralizzato attraverso la procedura di opt-in. Da tenere in mente che sia l'opt-out che l'opt-in non potranno essere esercitati laddove il Brevetto Europeo sia oggetto di una causa davanti rispettivamente al TUB o ad un giudice nazionale.
Non si pone invece alcuna questione in relazione al brevetto europeo con Effetto Unitario che rimarrà sempre soggetto alla giurisdizione del TUB, senza alcuna opzione alternativa.

Quali sono i pro ed i contro del nuovo sistema?

Il convegno ha consentito di soffermarsi sui gli indubbi vantaggi che il nuovo sistema centralizzato porta con sé. In primo luogo, con un solo procedimento, applicando una sola legge, si ottiene una sentenza (di inibitoria, risarcimento danni, validità del titolo) efficacie in tutti gli Stati firmatari.

Inoltre, in base a quanto previste dalle Regole di Procedura, i procedimenti davanti al TUB saranno molto rapidi, all'incirca un anno.

Non solo, un'altra importante novità è che le cause saranno decise non solo da giudici togati, ma anche da giudici tecnici, ossia da giudici con specifica esperienza tecnica nel settore di riferimento del brevetto oggetto di causa. In Italia già conosciamo la figura del Consulente Tecnico d'Ufficio, nominato dal giudice come proprio ausiliario nei casi particolarmente complessi sotto il profilo tecnico.

Davanti al TUB, il giudice tecnico invece avrà un ruolo di maggiore rilievo, posto che entra a far parte a pieno titolo del collegio giudicante, con diritto di voto sulla decisione che sarà resa. Data l'estrema complessità sotto il profilo tecnico di questi giudizi, la presenza di un giudice tecnico nel collegio giudicante è da accogliere con favore e sarà certamente garanzia decisioni di alta qualità.

L'altra faccia della medaglia, ovvia nel contesto di un sistema centralizzato anche sotto il profilo dell'enforcement del titolo, è che si dovrà necessariamente valutare il rischio dell'invalidazione del titolo con efficacia sul territorio di tutti i paesi aderenti all'Accordo, e dunque il rischio di perdere, con una sola azione, il brevetto in tutti gli Stati aderenti. Stesse considerazioni ovviamente valgono con riferimento ad un'azione volta ad ottenere una dichiarazione di interferenza o non interferenza con un brevetto europeo non oggetto di opt-out.

Insomma, le valutazioni da compiere sono molte, determinate anche dalle specifiche dinamiche di mercato legate a certi settori industriali, dalle dinamiche concorrenziali, dal budget allocato sulla tutela brevettuale, etc. Ad esempio, è emerso nel corso della conferenza, che il settore farmaceutico sembra orientato, almeno medio tempore, ad adottare un approccio molto cauto con una spiccata preferenza per l'esercizio dell'opt-out. È emersa altresì l'assoluta necessità per le società titolari di brevetti di un approfondito confronto con i propri consulenti legali e brevettuali, onde orientare a ragion veduta le proprie scelte.

Come si ottengono i danni qualora sia accertata la contraffazione?

Nel corso della conferenza si è dedicato ampio spazio al tema dei costi della nuova procedura del TUB ed agli spazi accordati dal nuovo sistema al tema del risarcimento del dei danni.

L'aspetto più interessante è rappresentato dall'estensione territoriale della domanda risarcitoria. Infatti il titolare del brevetto europeo con Effetto Unitario o del brevetto Europeo non oggetto di opt-out, laddove venga accertata la contraffazione, potrà chiedere il ristoro dei danni patiti in tutti i paesi coinvolti dall'attività contraffattoria, ottenendo la relativa liquidazione con un unico provvedimento.

La domanda risarcitoria potrà essere formulata nel medesimo procedimento volta all'accertamento della contraffazione brevettuale (che lo ricordiamo durerà al massimo poco più di un anno) o in un separato giudizio successivo, la cui durata massima sarà sempre all'incirca di un anno.

Quali sono i costi del procedimento davanti al Tribunale Unificato?

Un giudizio di primo grado avanti al TUB ha dei costi, anche in termini di tasse, che sono certamente più alti rispetto ad un giudizio ordinario avanti ad una sezione specializzata italiana. Non è invece possibile dire altrettanto se pensiamo ai procedimenti avanti a tribunali di altri Stati membri.

Il TUB diventa però efficiente anche sotto il profilo dei costi nel caso lo si paragoni con i costi sopportati dai titolari dei brevetti quando sono costretti ad instaurare molteplici giudizi avanti a più giudici nazionali aventi ad oggetto il medesimo titolo: scenario questo ricorrente in particolare nel contesto di certi settori industriali.

Le Regole di Procedura prevedono che i costi del giudizio, comprese le spese legali (entro un certo limite) della controparte, vengano sostenute dalla parte soccombente. È stato sottolineato dai presenti che i giudici del TUB sono chiamati ad applicare con rigore questa regola, cosa che rappresenta un importante elemento di valutazione, ovviamente a seconda della posizione processuale che si prevede di ricoprire.

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* A cura di Lydia Mendola, partner e Maria Balestriero, of counsel, Studio Legale Portolano Cavallo

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