Contestazione del marchio posteriore, il deposito di un atto introduttivo non basta

La convalida del marchio registrato posteriore è esclusa solo se il titolare del marchio anteriore intraprende quanto necessario per ottenere una soluzione “giuridicamente vincolante”.

La negligenza del titolare del marchio anteriore nella regolarizzazione dell’atto introduttivo di un giudizio impedisce che il suo mero deposito valga a porre fine alla tolleranza dell’uso del marchio posteriore registrato. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 19 maggio 2022.

La questione riguarda la cosiddetta “preclusione per tolleranza”. Esigenze di certezza del diritto hanno spinto il legislatore europeo a prevedere che qualora il titolare di un marchio dell’Unione abbia coscientemente tollerato, per un periodo ininterrotto di cinque anni, l’uso di un marchio posteriore depositato in buona fede, non può più né richiederne la nullità, né opporsi al suo uso. Con questa decisione la Corte di giustizia chiarisce che per interrompere questo periodo di cinque anni non basta il deposito dell’atto introduttivo, se questo non è valido e deve essere regolarizzato.

Il caso

La società Heitec AG, titolare del marchio dell’Unione europea “Heitec”, depositato il 18 marzo 1998 con lettera di diffida del 22 aprile 2009, ha contestato alla società Heitec Promotion GmbH l’uso del segno “Heitec”, contenuto in un marchio dell’Unione europea figurativo depositato in data 6 febbraio 2008 e registrato il 20 novembre 2008.A fronte del rifiuto di Heitec di cessare l’uso del segno “Heitec”, il 31 dicembre 2012 la Heitec AG ha depositato un atto introduttivo di un giudizio di fronte al Tribunale di Norimberga. L’atto introduttivo della Heitec presentava diversi vizi formali, a fronte dei quali il Tribunale ha inviato numerose richieste di integrazione. Solamente il 16 maggio 2014, una volta sanati i vizi da parte di Heitec AG, il Tribunale di Norimberga ha potuto avviare la fase preparatoria del procedimento, e l’atto introduttivo è stato notificato a Heitec Promotion il 23 maggio 2014.

Il Tribunale di Norimberga ha respinto le richieste della Heitec, che ha, quindi, proposto appello di fronte al Tribunale superiore di Norimberga, che ha rigettato l’appello, in ragione della preclusione per tolleranza nella quale sarebbe incorsa la Heitec.

La Heitec ha quindi proposto impugnazione al Bundesgerichtshof (Corte Federale di giustizia), che si è chiesto se:

- la tolleranza sia esclusa dall’invio di una lettera di diffida, e non solo dall’instaurazione di un giudizio;

- ai fini dell’instaurazione di un giudizio rilevi data di deposito dell’atto introduttivo presso il Tribunale competente o quella di ricezione di tale atto da parte del convenuto, e se sia rilevante in proposito la circostanza che la notificazione di detto atto, per negligenza del titolare del marchio anteriore, abbia avuto luogo tardivamente e oltre il termine di 5 anni previsto per la convalida del marchio registrato posteriore;

- la preclusione colpisce anche le domande accessorie o connesse all’inibitoria.

Le questioni sono state oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

I principi di diritto

La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, rilevato che l’invio di una diffida interrompe la tolleranza a condizione che, a seguito di una risposta insoddisfacente, il titolare del marchio anteriore continui a manifestare la propria opposizione all’uso del marchio posteriore e adotti le misure a sua disposizione per fare valere i propri diritti, in particolare intraprendendo quanto necessario per ottenere una soluzione giuridicamente vincolante. La giurisprudenza italiana è da tempo allineata all’impostazione per cui solo un atto giudiziale sia in grado di interrompere il periodo di tolleranza (Tribunale di Venezia, 21 febbraio 2019; Tribunale di Roma, 5 gennaio 2015).

Con riferimento alla circostanza per cui per negligenza del titolare del marchio anteriore l’atto introduttivo del giudizio che non soddisfi i requisiti formali sanciti dal diritto nazionale ai fini della sua notificazione non venga regolarizzato in tempo utile, la Corte di Giustizia ha stabilito che qualora la regolarizzazione abbia avuto luogo solo dopo la scadenza del termine quinquennale di preclusione per tolleranza quest’ultima non può dirsi impedita.

Infine, la Corte ha confermato il principio per cui la preclusione per tolleranza esclude la proponibilità di domande accessorie o connesse, come le domande di risarcimento danni, di comunicazione di informazioni o di distruzione di prodotti. Questa conclusione è allineata alla posizione della dottrina e della giurisprudenza italiane, concordi nel ritenere che il titolare del diritto anteriore rimasto inerte non possa più agire per ottenere il risarcimento dei danni per il periodo di uso antecedente al perfezionarsi della convalida.