L’utilizzo di una IGP anteriore all’interno di un marchio

La Commissione di ricorso EUIPO, con decisione del 5 maggio 2025, ha deciso di sospendere il ricorso presentato da Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, contro la decisione dell’EUIPO che aveva rigettato l’opposizione presentata dalla medesima contro la registrazione del marchio figurativo “ACETO BALSAMICO DI MODENA GM” , in attesa della decisione, piuttosto attesa, del Tribunale dell’Unione Europea in merito alla causa T-239/23 tra Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO/EUIPO – Nero Hotels.

Procedendo per ordine, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena presentava opposizione avverso la registrazione del marchio figurativo “ACETO BALSAMICO DI MODENA GM” poiché contenete l’IGP “ACETO BALSAMICO DI MODENA”, sulla base dell’art. 8, parag. 6, RMUE, il quale stabilisce: “In seguito all’opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi della legislazione dell’Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; ii) la denominazione di origine o l’indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo”.

La Divisione Opposizione dell’EUIPO respingeva l’opposizione sulla base del fatto che non vi era rischio di confusione tra il marchio e l’IGP.

L’Ufficio, inoltre, precisava di aver una prassi ormai consolidata e confermata anche nelle “Direttive EUIPO concernenti l’Esame”, secondo cui le obiezioni sollevate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE , possono essere superate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare dell’indicazione geografica (IG) in questione. Tale prassi è infatti giustificata dal fatto che quando in una domanda di marchio UE esiste una limitazione in relazione a prodotti identici a quelli coperti dalla IG e in conformità con le specificazioni della stessa, come si verifica nel presente caso, la funzione della indicazione geografica, ossia quella di indicare l’origine geografica e le particolari qualità dei prodotti ad essa connesse, è salvaguardata in relazione ai suddetti prodotti.

Nel caso di specie, il richiedente del marchio contestato aveva rivendicato in classe 30 esclusivamente il seguente prodotto: “”Aceto balsamico conforme al disciplinare dell’indicazione geografica protetta “Aceto balsamico di Modena””.

Inoltre, secondo la Divisone di Opposizione, la dicitura “Aceto Balsamico di Modena”, all’interno del marchio contestato, aveva un valore chiaramente descrittivo del tipo di prodotto coperto dal marchio stesso e che gli altri elementi denominativi e figurativi, ovvero le lettere “GM” con relative cornici, sarebbero stati percepiti dal pubblico di riferimento come distintivi e quindi idonei a conferire una certa distintività al marchio nel suo insieme.

Risultato soccombente nel procedimento di opposizione, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena proponeva opposizione alla decisione dell’EUIO sulla base del fatto che la medesima si fondava su un’errata lettura dell’art. 12, parag. 1 del Reg. n. 1151/2012, il quale stabilisce che: “Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare”, disponendo, dunque, che le DOP e le IGP possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare, senza però alcun riferimento alla possibilità di registrare una IGP o DOP come marchio o elemento di un marchio complesso.

Il ricorrente basa tale interpretazione della norma, e di conseguenza l’erroneità della prassi decisionale dell’EUIPO, sui principi espressi dal Tribunale UE nella sentenza del 01/12/2021, T-700/20 Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE nella quale viene stabilito che: “conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 1151/2012, l’operatore che commercializza tali prodotti può utilizzare l’indicazione geografica in questione, senza che ciò gli conferisca, tuttavia, il diritto di utilizzare tale indicazione come marchio. Dall’altro, i prodotti di cui trattasi possono cessare di soddisfare dette condizioni in futuro. Orbene, anche in questo caso, il marchio in questione continuerebbe a includere il simbolo IGP e potrebbe, se del caso, indurre maggiormente il pubblico in errore sull’origine o sulle proprietà dei prodotti da esso designati”.

Sia il richiedente opposto sia l’EUIPO hanno rilevato che il riferimento alla sentenza T-700/20, Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE (marchio figurativo) non sia calzante nel caso di specie, in quanto basata su un procedimento di nullità contro la registrazione di un marchio dell’Unione Europea che riproduceva al suo interno il simbolo IGP dell’UE.

Difatti, a differenza della decisione citata, la quale risulta relativa a “distintivi, emblemi o stemmi, diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare” ai sensi dell’art. 7, parag. 1 lett. i) del reg. n. 2017/1001, il caso in esame verte sulla dicitura “Aceto Balsamico di Modena” che non è un emblema o uno stemma di interesse pubblico particolare.

Inoltre, parte opposta precisa di non aver chiesto la registrazione di una DOP e/o di una IGP, ma di aver presentato una domanda di registrazione di un marchio complesso in cui la denominazione in oggetto compare come elemento puramente descrittivo, circostanza non vietata da nessuna norma (benché l’articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento n. 1151/2012 non si riferisca esplicitamente all’incorporazione di una IGP e/o DOP all’interno di un marchio), ma bensì avallata dalla prassi dell’Ufficio che è concorde nel ritenere del tutto lecita la registrazione di un segno che incorpori, tra gli altri elementi, una DOP e/o IGP.

La Commissione di ricorso EUIPO ha deciso di sospendere il ricorso, come era già successo per altri procedimenti, poiché: “La Commissione ritiene che la situazione di fatto e di diritto nella causa T-239/23, pendente dinanzi al Tribunale, sia simile a quella del presente procedimento, in quanto tratta della questione se una limitazione dei prodotti (vini in quel caso, e aceto nel presente procedimento), conforme alla specificazione della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, contenuta nel marchio contestato, eviti l’applicazione dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 6, RMUE”, di fatto sottoponendo la prassi adottata dall’Ufficio, che si basa su una interpretazione estensiva delle norme sopra citate, al vaglio del Tribunale UE.

Che la giurisprudenza EUIPO, in base alla quale vengono ammessi alla registrazione anche i marchi contenenti o evocanti una IGP o DOP registrata in precedenza se opportunatamente limitati secondo i relativi disciplinare di produzione, non sia esente da dubbi è evidente, anche solo per il fatto che tale impostazione non è avallata da alcuna norma che stabilisca ciò in modo chiaro e univoco, senza lasciare spazio a diverse interpretazioni, e che continuano ad esserci numerosi procedimenti di opposizione e nullità in materia.

È innegabile, altresì, che le conseguenze della permissiva prassi adottata dall’Ufficio siano paradossali, poiché consentono agli operatori che commercializzano i prodotti conformi al relativo disciplinare di utilizzare l’IGP due volte:

i) per informare i consumatori che il prodotto è conforme al disciplinare, con la riproduzione dell’IGP; e

ii) con l’inclusione della IGP nel marchio d’impresa, il cui scopo è quello di identificare e distinguere i prodotti o servizi di un’azienda, permettendo ai consumatori di riconoscerli sul mercato e associarli a una specifica realtà commerciale (funzione diametralmente opposta a quella dell’IGP).

L’auspicio è che il Tribunale UE, con la sentenza sul caso T-239/23 tra Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO/EUIPO – Nero Hotels, chiarisca quale sia l’interpretazione corretta delle norme sopra citate, avallando o contestando la prassi adottata fino ad ora dall’EUIPO, al fine di definire con chiarezza il perimetro di tutela delle IGP.

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*Avv. Marialibera D’Errico e Avv. Biagio Giancola, Studio Legale Weadvise

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