La protezione dei marchi nel Metaverso – la posizione dell'ufficio marchi europeo (EUIPO), inglese (UKPTO) e australiano (IP Australia)

Il fenomeno degli NFT (non fungible token), che al momento pare inarrestabile e che si è rivelato un'opportunità per le aziende, ha investito come un terremoto anche il mondo dei marchi e della loro protezione.

La peculiarità di questa realtà parallela consente alle imprese oltre alla tradizionale vendita dei prodotti fisici, anche la vendita delle repliche tridimensionali in codice binario dei prodotti medesimi attraverso l'impiego di NFT (Non Fungible Token) basati su tecnologia blockchain.

Le imprese, di conseguenza, hanno cercato di adeguarsi e abbiamo assistito da una vera e propria corsa da parte delle imprese al restyling dei titoli di proprietà intellettuale per tutelare i propri brand anche nel Metaverso o in relazione all'emissione di NFT.

I registri marchi sono stati invasi da richieste di protezione in classi diverse da quelle tradizionalmente rivendicate le cui declaratorie includono definizioni alquanto estrose nel tentativo di inserire in maniera chiara e precisa i termini relativi a prodotti/servizi prodotti virtuali e token non fungibili (NFT) tant'è che gli uffici marchi sono dovuti intervenire, per arrestare questa tendenza, con linee guida che stabiliscono regole chiare nella classificazione degli NFT e dei prodotti e servizi digitali in sede di deposito di domande di registrazione di marchi

Lo scorso anno l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) ha pubblicato una bozza di linee guida con le indicazioni per la corretta classificazione dei prodotti e servizi virtuali. Parimenti l'UKPTO ha di recente pubblicato la PAN (Practice Amendment Notice) laddove l'IP australiano non ha ancora ritenuto utile fissare regole chiare.

La dodicesima edizione della Classificazione di Nizza entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e particolarmente attesa dai professionisti del settore e dai titolari di marchi, ha introdotto importanti novità in merito alla modalità di tutela dei marchi nel Metaverso con riferimento ai beni virtuali e all'utilizzo di NFT.

Tra le novità introdotte appaiono le definizioni "file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]" e "software scaricabili per gestire transazioni di criptovalute tramite la tecnologia blockchain" in classe 9. Quanto ai servizi è ora possibile designare la "fornitura di strutture per la partecipazione a giochi di ruolo dal vivo [LARP]", la "fornitura di visite guidate virtuali online"e la "fornitura online di immagini non scaricabili", in classe 41.

Finalmente si forniscono agli operatori che intenderanno adoperare il segno quale prodotto virtuale una direzione chiara per le future domande di registrazione di marchio.

Tuttavia, i diversi uffici nazionali stanno adottando approcci leggermente diversi nella guida ai richiedenti. Qui analizziamo brevemente l'approccio e l'orientamento dell'ufficio marchi europeo, inglese e australiano.

UNIONE EUROPEA

L'EUIPO ha pubblicato una guida che è entrata in vigore alla fine di marzo sull'approccio che l'ufficio adottaterà in linea con i principi consolidati in tema di classificazione di prodotti e servizi.

L'EUIPO ha espressamente chiarito che la classe appropriata per i "beni virtuali" è la 9, poiché essi sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, in linea con la sentenza IP Translator della Corte di Giustizia dell'UE (C-37/10), il termine "beni virtuali" di per sé può essere poco chiaro e impreciso; pertanto, deve essere ulteriormente specificato indicando il contenuto a cui si riferiscono i beni virtuali.

Quando si deposita una domanda di registrazione relativa agli NFT, per evitare rilievi da parte dell'ufficio, i richiedenti dovranno specificare il tipo di articolo digitale autenticato tramite NFT, ad esempio "musica scaricabile autenticata da NFT".

Inoltre, occorrerà valutare caso per caso l'opportunità di tutelare il marchio anche per servizi relativi alla creazione, gestione, transazione economica dei prodotti virtuali e degli NFT, designando per esempio i servizi di vendita e commercializzazione (classe 35), gestione di transazioni finanziarie (classe 36), fruizione di giochi e altri servizi legati al mondo dell'intrattenimento e della cultura (classe 41), oltre che le comunicazioni (classe 38) e lo sviluppo di programmi e software (classe 42).

Su un fronte diverso, abbiamo assistito a qualche curioso tentativo di proteggere il termine "Metaverso" come marchio nell'UE. La seconda commissione di ricorso dell'EUIPO (BOA) ha affrontato per la prima volta la questione in due recenti decisioni riguardanti i marchi METAVERSE FOOD (R2357/2022-2), nelle classi 5, 29, 30 e 32 e METAVERSE DRINK (R2356/2022-2), nella classe 32.

La BOA ha respinto entrambe le domande rilevando la mancanza di capacità distintiva dei marchi e il richiedente ha impugnato le decisioni sostenendo che le domande non si riferivano a beni virtuali ma a beni fisicamente presenti nel mondo reale. La BOA ha respinto i ricorsi ritenendo che il termine "METAVERSE" si riferisca a uno spazio virtuale. I segni avevano il significato di "cibo in uno spazio virtuale" e "bevande in uno spazio virtuale". Inoltre, secondo la BOA, il Metaverso non è solo avatar, realtà alternativa e prodotti virtuali, ma è anche una variante del commercio elettronico.

Su questa base, la BOA ha ritenuto che i marchi sarebbero stati intesi come indicazioni che i prodotti sono offerti o possono essere acquistati in uno spazio virtuale e che "METAVERSE FOOD" e "METAVERSE DRINK" non sarebbero stati percepiti come un'indicazione di origine imprenditoriale, ma solo come informazioni di carattere generale sui prodotti in questione.

Queste decisioni della BOA permettono di concludere che il termine "Metaverso" è descrittivo e, in quanto tale, non può essere monopolizzato e registrato da un'unica entità.

Ciò detto, tenendo conto delle decisioni citate, cosa accadrà ai vari marchi costituiti o contenenti "Metaverso" e/o "Metaverse" che sono stati già concessi dall'EUIPO?

Applicando il ragionamento della BOA, questi marchi e gli altri marchi simili dovrebbero essere considerati non distintivi e quindi soggetti ad azioni di nullità. Attendiamo di vedere come l'EUIPO risolverà queste incongruenze.

Regno Unito

Lo scorso 3 aprile l'UKIPO ha pubblicato la Practice Amendment Notice (PAN) sulla "classificazione di NFT, prodotti virtuali e servizi forniti nel Metaverso".

In linea con la 12 Classificazione di Nizza, l'ufficio inglese rifiuterà le domande depositate che richiedono protezione per il termine NFT in quanto generico e vago e richiederà ai titolari di specificare nel dettagloi l'attività a cui si riferisce il termine NFT.

Di seguito alcuni esempi di definizioni che l'ufficio accetterà, in classe 9:

• digital art authenticated by non-fungible tokens [NFTs];

• downloadable graphics authenticated by non-fungible tokens [NFTs];

• downloadable software, namely, [list the type of goods], authenticated by non-fungible tokens [NFTs];

• digital audio files authenticated by non-fungible tokens;

• downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]

Tuttavia, e in assoluta controtendenza rispetto all'EUIPO, l'UKPTO stabilisce che, sebbene gli NFT si riferiscano principalmente ai beni digitali, gli NFT possano essere utilizzati per autenticare qualsiasi cosa, compresi i beni fisici. Alla luce di ciò, i beni fisici chiaramente definiti come autenticati da NFT saranno accettati anche nella classe di beni appropriata, come ad esempio:

• artwork, authenticated by non-fungible tokens [NFTs] [Class 16];

• handbags, authenticated by non-fungible tokens [NFTs] [Class 18];

• training shoes, authenticated by non-fungible tokens [NFTs] [Class 25].

Ancora. Gli NFT possono essere venduti al dettaglio e/o forniti attraverso i marketplace online, allo stesso modo di altri beni e servizi. In linea con questa prassi, l'UKIPO accetterà la seguente terminologia nella classe 35:

• Retail services connected with the sale of [e.g. virtual clothing, digital art, audio files] authenticated by non-fungible tokens;

• Provision of online marketplaces for buyers and sellers of goods and services which are authenticated by non-fungible tokens.Australia

L'IP Australia non ha emanato una guida specifica per le domande di registrazione relative a prodotti virtuali. Tuttavia, l'ufficio ha pre-classificato una serie di nuove voci che accetterà nelle domande di marchio relative ai prodotti virtuali.

Ad esempio:

- "File multimediali scaricabili contenenti opere d'arte autenticate da token non fungibili [NFT]" nella classe 9;

- "File digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]" nella classe 9;

- "Servizi di vendita al dettaglio di beni virtuali" nella classe 35; e

- "Progettazione grafica di beni autenticati da token non fungibili [NFT]" nella classe 42.

Si tratta senz'altro di una piccola rivoluzione che apre alla modernità e all'era digitale. Resta da capire l'intervento operato sulla classificazione resterà isolato o se, in linea con le continue innovazioni, vi saranno ulteriori nuove rivisitazioni e integrazioni delle definizioni da proteggere in sede di deposito.

* a cura di Annamaria Algieri, European and Italian Trademark & Design Attorney Herbert Smith Freehills

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