Lesione del diritto alla titolarità del brevetto, il danno va liquidato tenendo conto del beneficio tratto dall'attività vietata

In tema di proprietà industriale, in caso di lesione del diritto dell'inventore al proprio brevetto, il danno accertato va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito dal contraffattore, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale.

In particolare, in tale ambito, il criterio della "royalty virtuale" segna solo il limite sottostante del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non è adeguato a dar conto del suo ammontare a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi e ragionevoli criteri, per la sua liquidazione, allo scopo di giungere a una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19 gennaio 2023 n. 1692.

La normativa di riferimento per i criteri di liquidazione del risarcimento per violazione della proprietà industriale è l' art. 125 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale CPI).

In sintesi si tratta della disciplina del risarcimento del danno causato dalla vendita sul mercato di prodotti contraffatti creati in violazione del diritto di privativa del titolare del brevetto.

La questione complessa, una volta verificata una violazione di questo tipo, è rappresentata dalle modalità di accertamento del risarcimento dovuto a titolo di danno emergente e di lucro cessante. Infatti, se l'individuazione del danno emergente è consuetudinariamente più semplice, in quanto consistente nella conseguenza economica negativa causata direttamente dalla condotta vietata, la quantificazione del lucro cessante è spesso oggetto di osservazioni.

Tuttavia, con la precedente sentenza della Cassazione sez. I Civile n. 5666/2021 si è introdotto un elemento di chiarezza, ovverosia che il criterio della royalty virtuale si identifica con il compenso che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per poter usufruire in modo legittimo della licenza di utilizzo dell'altrui brevetto.

Sul punto, ha posto definitivamente chiarezza l'ordinanza della Cassazione n. 1692/2023 con la quale ha identificato le modalità di liquidazione del danno in caso di lesione del diritto dell'inventore al proprio brevetto.

Il tutto ha origine da una complessa vicenda giudiziaria che ha come punto di partenza un lontano giudizio del 1992 di dichiarazione della titolarità di un brevetto con conseguenti danni patrimoniali e l'eventuale risarcimento del danno non patrimoniale.

In particolare, con sentenza n. 567/11 il Tribunale di Pisa aveva dichiarato ed accertato che il ricorrente fosse l'inventore del procedimento, ma senza attribuirgli la titolarità del brevetto con conseguenti danni patrimoniali.

Avverso tale sentenza il ricorrente presentava appello avente ad oggetto la dichiarazione della titolarità del brevetto e dei conseguenti diritti patrimoniali, con riconoscimento dell'efficacia retroattiva del trasferimento al nome dell'appellante del brevetto, ma la Corte adita con sentenza n. 599/2014 rigettava l'appello proposto per mancanza dei presupposti necessari.

Successivamente, con sentenza n. 12971/18 la Corte di Cassazione accoglieva i motivi di ricorso, individuando la titolarità al ricorrente del brevetto con riconoscimento dei danni subiti, rinviando alla Corte di Appello di Firenze. Tuttavia, la Corte d'Appello con la sentenza impugnata ha accolto unicamente la domanda di accertamento della titolarità del brevetto, rigettando la domanda di risarcimento danni.
Alla luce di questo rigetto l'effettivo titolare del brevetto ha ripresentato ricorso in cassazione con due motivi.

Il nostro focus sarà incentrato sul primo motivo di impugnazione.
Infatti, è di nostro interesse il primo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2059,1226 e 2056 c.c. in tema di mancato riconoscimento del danno a seguito del riconoscimento della titolarità del brevetto e dell'effettiva violazione dello stesso.

In particolare, il titolare del brevetto ha evidenziato che la Corte d'Appello, pur riconoscendo la titolarità del brevetto industriale ha negato la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio, anche nella sola componente non patrimoniale, in favore del ricorrente.

La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza del 19 gennaio 2023 n. 1692 ha ritenuto i motivi fondati ed ha accolto il ricorso cassando con rinvio per un nuovo esame della decisone impugnata.

In particolare, gli ermellini hanno affermato che, nella materia della proprietà intellettuale, le condizioni per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno non implicano alcun onere probatorio quanto alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità solo l'entità di quel pregiudizio, in considerazione della grande difficoltà nel dimostrarne l'effettiva misura.

Infatti, in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.

In conclusione, non resta che appurare e confermare che il titolare del brevetto ha un effettivo riconoscimento del danno emergente e lucro cessante in caso di contraffazione da parte di terzi.

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*A cura di Mirko Martini, collaboratore di MFlaw Stapa

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