Quattro paletti per la tutela dei segni di fatto non locali

I marchi di fatto, di portata non puramente locale, godono, a determinate condizioni, di specifica protezione verso i marchi successivi, registrati o in via di registrazione.Ma la verifica della sussistenza di un diritto anteriore di utilizzo va esaminata in relazione alla registrazione del marchio europeo contestato e non con riferimento ad eventuali diritti anteriori nazionali che il titolare potrebbe vantare.

Lo ha ribadito il Tribunale dell’Unione europea (sentenza n. 287/17 del 7 febbraio scorso) intervenendo sul rapporto fra normativa europea e normativa nazionale relativamente alla tutela del segno oggetto di preuso.

Il Tribunale Ue ha infatti precisato che la proprietà da parte del titolare del marchio oggetto di contestazione di un marchio nazionale anteriore è, di per sé, priva di rilevanza poiché la procedura di opposizione alla registrazione a livello di Unione europea non è stata concepita per dirimere le controversie di portata nazionale.

In linea con la giurisprudenza formatasi nell'ambito dei procedimenti di opposizione, il Tribunale europeo ha quindi ribadito che la validità di un marchio nazionale può essere messa in discussione solo attraverso un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato, trattandosi di conflitto che ricade nella competenza delle autorità nazionali.

I criteri per la tutela dei marchi di fatto sono stati invece riepilogati dalle divisioni dell’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (Euipo) in alcune recenti decisioni con cui l'Euipo ha respinto domande di registrazione di marchio (decisione del 1° ottobre 2019) o dichiarato nulli marchi già registrati (decisione del 30 settembre 2019).

Richiamando il regolamento del marchio europeo (articolo 8), l’Euipo sottolinea che la tutela del marchio non registrato richiede la sussistenza di quattro requisiti:
● il marchio di fatto anteriore dev’essere utilizzato nella normale prassi commerciale;
● deve aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;
● prima del deposito del marchio contestato il titolare del marchio di fatto anteriore deve aver acquisito diritti in base alla normativa nazionale, compreso quello di vietare l’uso di un marchio successivo;
● le condizioni che nella legge nazionale consentono di proibire l’uso del marchio successivo devono sussistere anche con riferimento al marchio impugnato.

Solo in presenza di tutti i presupposti la domanda di dichiarazione di nullità fondata sulla pre-esistenza di un segno può essere accolta.

Su questo tema, peraltro, la giurisprudenza italiana risulta allineata all'indirizzo europeo laddove ha a più riprese rimarcato, come ad esempio è avvenuto nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14925 del 31 maggio 2019, che il preuso di un marchio può comportare tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, con la conseguenza che il titolare del marchio di fatto avrà diritto di contrastare la registrazione del marchio successivo, anche per decettività dello stesso.

Del resto le decisioni dell’Euipo, soffermandosi sulla legislazione italiana in materia di tutela del marchio, sottolineano come la nostra normativa nazionale garantisca al segno anteriore adeguatamente diffuso una rilevante protezione in termini di potere invalidante della successiva registrazione.