Brevetti SEP, nel 2023 è attesa la Proposta UE per regolamentare il sistema di concessione delle licenze

L'Unione Europea è chiamata oggi ad affrontare una sfida ambiziosa: realizzare, in un contesto di crescente concorrenza a livello globale, un ecosistema economico e normativo che promuova, da un lato, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione in settori strategici e, dall'altro, la transizione verso un'economia più sostenibile e verde.

In tale scenario, si inserisce il progetto di intervento della Commissione Europea, avviato con consultazione pubblica conclusasi nel maggio 2022 e che nel 2023 dovrebbe sfociare in una proposta di Regolamento, volto a strutturare un sistema equo ed affidabile in materia di Standard Essential Patent (SEP), ossia di quei brevetti che hanno ad oggetto una tecnologia ritenuta essenziale per l'implementazione di determinati standard tecnici, elaborati da organismi di normazione tecnica internazionali.

Tali standard tecnici assumono un ruolo strategico in quei settori industriali, quali IoT, robotica, agritech, smart grid e mobilità elettrica, la cui evoluzione tecnologica dipende strettamente dal grado di interoperabilità raggiunto tra una moltitudine di dispositivi provenienti da diversi produttori.

Si pensi, ad esempio, a quanto la diffusione di auto elettriche, sia strettamente dipendente dalla loro idoneità a ricaricarsi presso le infrastrutture di ricarica di qualunque produttore, grazie a standard tecnici condivisi.

Il grado di efficienza, prevedibilità ed equilibrio del sistema di concessione di licenze su brevetti SEP svolge, quindi, un ruolo determinante nella diffusione delle tecnologie innovative e nell'assicurare una concorrenza equilibrata nei settori industriali interessati maggiormente dall'adozione di standard tecnici, posto che, com'è inevitabile, l'elevazione a "standard" di una determinata tecnologia, attribuisce al titolare dei relativi brevetti una posizione di vantaggio competitivo, sia rispetto alle tecnologie concorrenti, sia rispetto a quei produttori/sviluppatori che quello standard sono chiamati ad implementare.

Per riequilibrare tale vantaggio competitivo, il diritto vivente impone alle aziende titolari di concedere in licenza i loro brevetti SEP a qualunque terzo ne faccia richiesta ed a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND).
Gli impegni FRAND sono, dunque, chiamati garantire un equilibrio tra esigenze contrapposte, consentendo, da un lato, agli sviluppatori dell'innovazione tecnologica eretta a standard, di ottenere un ritorno economico degli investimenti di ricerca e sviluppo sostenuti e, dall'altro lato, alle aziende quello standard intendono implementare, di ottenere in licenza la necessaria tecnologia a fronte di una royalty equa e ragionevole e prevedibile.

Tuttavia, l'attuale contesto europeo in materia di licenze SEP presenta diverse anomalie e disfunzioni, specie in relazione alle PMI e alle start-up, come è emerso anche dalle risposte pervenute alla Commissione all'esito della consultazione. Gli operatori intervistati hanno descritto un sistema di acquisizione di licenze SEP poco trasparente e prevedibile, caratterizzato da una notevole asimmetria informativa che impedisce agli operatori di individuare tempestivamente i brevetti essenziali disponibili, gli standard che detti brevetti implementerebbero ed i relativi fondamenti tecnici. Tale scenario risulta acuito dalla tendenza degli sviluppatori delle tecnologie standard a comunicare l'esistenza di brevetti essenziali solo dopo aver verificato l'efficacia sul mercato delle relative applicazioni industriali.

Dal processo di consultazione pubblica è emersa, inoltre, l'esigenza di demandare ad un ente certificatore terzo (con preferenza per l'European Patent Office) l'accertamento della sussistenza del requisito di "essenzialità" dei brevetti comunicati dai titolari delle relative tecnologie, al fine di contrastare le distorsioni provocate sul mercato dalla tendenza di auto-dichiarare essenziali brevetti che in realtà non attuano alcuno standard (cd. over declaration) ed al contempo snellire le trattative per l'acquisizione delle licenze SEP.

La consultazione ha evidenziato, inoltre, una profonda incertezza relativa alla determinazione delle condizioni economiche c.d. FRAND, sia per l'assenza di criteri chiari e univoci in ordine alla quantificazione delle royalties, sia per la tendenza degli operatori a non divulgare gli esiti delle trattative e le condizioni di licenza pattuite. Circostanze che determinano non solo, l'impossibilità specie per start-up e PMI di includere nei propri modelli di business i costi di ottenimento di licenze SEP, ma anche un elevato rischio di controversie, dall'esito peraltro difficilmente prevedibile ed estremamente incerto.

Non resta, dunque, che attendere le proposte legislative della Commissione, in programma per il secondo trimestre del 2023, che dovranno ripensare un sistema di concessione di licenze per brevetti SEP, trasparente, equo ed efficiente, che possa davvero fungere da catalizzatore nel processo di innovazione tecnologica e transizione ecologica in atto.

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*A cura dell'Avv. Barbara Sartori, partner, Avv. Luca Tramontin - Studio CBA