Comunitario e Internazionale

L'uso effettivo anteriore impedisce la registrazione di un nuovo marchio non identico ma che genera confusione

Tra gli elementi distintivi prevalgono quelli fonetici come tratto di sovrapposizione quando la pronuncia sia sovrapponibile

di Paola Rossi

Il Tribunale Ue conferma la decisione dell'Ufficio brevetti europeo (Euipo) che ha negato la registrazione di un nuovo marchio la cui pronuncia e la sequenza delle lettere che ne compongono il nome è sovrapponibile nella percezione del pubblico a un precedente marchio registrato di cui il titolare abbia fatto un uso effettivo anteriore.

Secondo la sentenza sulla causa T-589/20 la tutela del marchio anteriore si fonda comunque sulla circostanza che esso sia stato realmente "speso" sul mercato in tempi anteriori alla domanda di registrazione del nuovo marchio sovrapponibile con quello esistente.

Sul punto della sovrapponibilità, che impedisce la registrazione, i giudici Ue fanno rilevare il diverso peso degli elementi distintivi e precisano che la registrazione di un nuovo marchio non è impedita solo quando tali elementi o alcuni di essi siano identici.

Il caso risolto riguarda il no dell'Euipo alla domanda di registrazione del marchio con il segno "MAIMAI MADE IN ITALY" in quanto sovrapponibile al noto e già ampiamente diffuso nella percezione dei consumatori del marchio "YAMAMAY".
In effetti la pronuncia dei due loghi è quasi identica e secondo il Tribunale l'elemento fonetico è proprio quello attraverso cui i consumatori indicano il marchio diffondendolo sul mercato.
Neanche l'escamotage di aggiungere alla parola con cui si pronuncia il marchio, l'espressione MADE IN ITALY ha salvato il carattere distintivo del nuovo marchio di fronte al giudizio dell'Ufficio europeo. Infatti, più che distinguere l'espressione "made in Italy" può ben essere percepita solo e semplicemente come un'indicazione di provenienza geografica dei beni.
Infine i beni oggetto dei due marchi "contrapposti" appartengono alla stessa categoria merceologica della classe 25 (abbigliamento e simili) confermando il rischio di confusione tra vecchio e nuovo.


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