Brexit e marchi UE, le opposizioni basate su diritti di marchio del Regno Unito dopo la fine del periodo transitorio
Nei procedimenti di opposizione tema centrale è l’individuazione della data rilevante per la sussistenza della perdita di interesse ad agire per l’opponente
La Brexit ha avuto significative conseguenze sul regime dei marchi dell’Unione Europea (UE).
Dal 1° gennaio 2021, i marchi dell’UE non sono più automaticamente protetti nel Regno Unito. Il Regno Unito ha creato dei c.d. “cloni” dei marchi UE esistenti, registrando automaticamente nuovi marchi nazionali del Regno Unito corrispondenti ai marchi UE.
I nuovi marchi dell’UE registrati presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) dopo il 31 dicembre 2020 non sono più validi nel Regno Unito. I titolari di nuovi marchi devono registrare separatamente i loro marchi presso l’EUIPO per l’UE e presso l’UKIPO (Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito) per il Regno Unito. La Brexit ha reso più complessa la gestione dei marchi, richiedendo maggiore attenzione e pianificazione per garantire una protezione continua in entrambe le giurisdizioni ai titolari di tali diritti.
La Brexit ha altresì influito sul corso di procedimenti di opposizione aventi ad oggetto marchi dell’UE ma basati su pregressi diritti di marchio del Regno Unito. Tali procedimenti sono stati introdotti quando i diritti di marchio del Regno Unito erano ancora riconosciuti all’interno del sistema europeo. Nel corso delle fasi e gradi dei procedimenti tali diritti di marchio hanno poi cessato di avere rilievo giuridico ai sensi del Regolamento Marchio dell’Unione Europeo a seguito della Brexit. L’EUIPO in diversi procedimenti ha sollevato il rilievo della perdita di interesse ad agire per l’opponente, essendo venuto meno il diritto azionato all’interno del sistema europeo nel corso di tali procedimenti.
Il tema aperto è quello di valutazione della data rilevante ai fini di tale valutazione. Ci si chiede, ad esempio, se abbia rilievo la data della domanda di registrazione del marchio opposto, la data della decisione dell’EUIPO (di prima o di seconda istanza) oppure se la cessazione di tali diritti comporti, a prescindere dalla fase e dal grado del procedimento di opposizione, la perdita dell’interesse (giuridico) alla opposizione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sul primo di questi procedimenti.
Il caso in questione trova origine in un procedimento di opposizione relativo un marchio figurativo dell’Unione Europea per i prodotti a base di riso, contenente la parola “ basmati ”.
L’opposizione si basava sul marchio denominativo “Basmati”, marchio anteriore non registrato del Regno Unito ed era fondata sulla azione di common law per abuso di denominazione, c.d. “ action for passing off ”, possibile ai sensi dell’Art. 8(4) del Regolamento dei Marchi dell’Unione Europea.
L’opposizione veniva respinta in prima istanza dall’EUIPO nel 2019 e nel 2020 tale decisione veniva confermata, nel merito, dalla Commissione di Ricorso dell’EUIPO, ritenendo che le prove non dimostravano i diritti di “passing off” del Regno Unito. La società opponente impugnava tale decisione avanti il Tribunale dell’Unione Europea. Durante il procedimento dinanzi al Tribunale UE, il periodo di transizione della Brexit si concludeva e dunque i diritti c.d. britannici cessavano di avere effetto nell’UE. In altre parole, il (vantato) diritto di marchio anteriore su cui si basava l’opposizione non esisteva più. Il Tribunale dell’UE riteneva comunque persistente l’interesse dell’opponente. L’EUIPO ricorreva alla Corte di Giustizia dell’UE proprio sulla questione se il fatto che il diritto anteriore avesse perso (nel corso del procedimento avanti il Tribunale dell’UE) la protezione a causa della Brexit potesse incidere sull’interesse legittimo dell’opponente, comportandone la relativa perdita.
La Corte di Giustizia con la sentenza del 20 giugno 2024 ha respinto l’impugnazione confermando così la decisione del Tribunale dell’UE, ancorché motivando la propria decisione sotto il profilo prettamente procedurale.
Vale la pena ricordare che l’Avvocato Generale Spuznar nel proprio parere depositato in questo procedimento ha ritenuto che una opposizione perda il suo scopo quando il diritto preesistente azionato cessa di esistere durante i procedimenti davanti all’EUIPO. Se questa interpretazione è corretta, la sentenza in esame potrebbe essere intesa nel senso che il momento finale, ai fini della valutazione della persistenza dell’interesse in relazione al diritto cessato a seguito della Brexit, è quello della decisione avanti la Commissione di Ricorso dell’EUIPO.
Come detto la questione è complessa ed ancora incerta. Vi è da chiedersi infatti come verrà risolta dalla Corte di Giustizia la questione nel diverso caso in cui la Commissione di Ricorso dell’EUIPO abbia preso la propria decisione dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (causa C-337/22). In questo caso il Tribunale dell’UE ha ritenuto rilevante, ai fini della persistenza dell’interesse dell’opponente, la data di deposito della domanda di registrazione del marchio oggetto di opposizione (avvenuta prima della Brexit), mentre la data della decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO è del febbraio 2021, quindi (ancorché di poco) successiva alla Brexit.
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*A cura dell’Avv. Anna Maria Stein – Eversheds Sutherland Italia
